知识产权使用许可研究

知识产权使用许可研究（精选4篇）

知识产权使用许可研究 篇1

1 对一份专利实施许可协议的分析

某高校 (以下称校方) 与深圳一公司 (以下称公司) 就高校一项投入近8万元的发明专利签订了一份专利独占许可协议, 协议的校方联系人是该发明专利的发明人即高校教师, 代表校方签署协议的是该校的科研处。该协议的主要内容有: (1) 校方授予公司发明专利及其相关的全部权益的许可, 公司可在全球范围内独家和排他地使用发明专利进行生产和销售并由此获得收益。 (2) 公司可独家地和排他地对发明专利进行改进, 并且在公司要求下, 公司可自行就发明专利改进技术申请相关的专利权利。 (3) 在世界任何国家就上述许可授予权利授予任何第三方之从属许可的权利, 公司无需为该项从属许可向校方支付任何从属许可使用费。 (4) 公司行使与许可的发明专利有关的所有权利的一切行为, 均视为校方的行为。 (5) 校方授予公司的发明专利许可期限为自申请之日起满20年。 (6) 公司向校方一次性支付许可费12万元。 (7) 校方尽全力维持、确保该专利20 年的有效期。 (8) 发明专利的年费在公司改进技术出现前由校方承担。 (9) 若校方违约, 应向公司支付100万元的违约金。

从以上内容能够看出这份协议是专利许可, 并且是独占的许可。对于专利权人而言, 这种许可与专利转让相比获利要少得多, 现在社会上这种独占许可很少出现。对校方而言, 该协议至少有三处不利: (1) 校方将自己的专利许可给公司, 并且期限是20年, 这与法律规定的专利保护期自申请日起计算20年一样, 实际上就是说, 公司独占使用的专利在公司使用的合同期满时就进入公有领域, 校方不再对该专利技术享有专利权。这无疑像是将专利权转让给公司。 (2) 如果是校方转让专利, 专利的年费由受让方即公司承担, 并且转让专利所获得的收益应远远大于独占许可所获得的收益。但是, 该协议中校方不但承担年费, 而且公司使用许可发明专利的行为视为校方行为, 若有责任, 校方还得全部承担。 (3) 该协议关于违约责任只规定校方的, 并且违约金比许可费高出近10倍。可见, 通过该协议, 校方利益无形中减少, 责任加大, 受益方是公司, 高校仅仅是专利提供者, 这是典型的专利流失案例, 这份协议是一份很不公平的协议。通过该协议可以看出, 校方在专利转化中存在知识产权保护和管理方面的问题, 这种现象在目前的高校中较为普遍。高校作为国家创新系统的重要组成部分, 承担着培养人才、科学研究和服务社会的重要任务。高校知识产权保护是科技创新工作的重要组成部分。高校专利转化中知识产权保护不力, 会挫伤高校及高校科研人员发明创造的积极性, 这不利于科技创新的发展, 不利于经济的发展。分析高校专利转化中的知识产权方面的问题, 研究如何进行高校专利转化中知识产权保护和管理以促进高校专利转化, 在当前是很有必要的。

2 高校专利转化中知识产权保护与管理现状及存在的问题

知识产权保护与管理已逐渐融入到高校的科技发展议程之中, 一些高校相继出台了保护知识产权的相关规定, 如清华大学出台了《清华大学保护知识产权的规定》, 1999年又制定了《清华大学关于促进科技成果转化的若干规定》, 对科技成果转化成功的科技人员进行奖励, 允许个人实施转化, 对兼职、离职办企业等作了明确规定。[1]有些高校出台了各种保护知识产权的激励措施, 如设立知识产权基金资助专利申请, 将知识产权创造活动纳入业绩考核与待遇挂钩等, 大大激发了科技人员的创造热情和创新活力。

但从总体来看, 高校在专利转化方面的知识产权保护和管理工作还存在许多问题, 需引起高度重视。国家教育部对中国科技大学等11所高校知识产权保护状况进行调研的结果显示, 相当一部分普通高校专利转化中的知识产权保护工作还处在一种起步阶段。[2]由于专利保护意识较为淡薄, 对知识产权保护的重要性缺乏足够认识, 加之高校知识产权管理制度不够健全, 因此, 我国高校专利转化率低, 专利及其它无形资产在转化中流失的问题严重, 高校的合法权益受到侵害的现象时有发生。这主要表现在以下五个方面。

2.1 专利保护意识淡薄

高校虽然具有较强的科技创新能力, 但由于对专利法律知识的宣传工作和对加强专利的保护力度做得远远不够, 使其因专利保护意识淡薄造成的专利转化中专利流失的问题严重。高校领导和专利管理人员未曾深刻体会到高校专利转化的重要性, 未曾意识到专利转化中知识产权保护的重要性。正是由于管理者对包括专利在内的无形资产的经济价值及重要性没有充分的认识, 导致知识产权流失, 从某种程度上讲这是高校专利转化率低的一个重要原因。科研人员的专利转化意识偏差是影响高校专利转化的直接原因。当前, 大多数高校的管理体制仍将职称与业绩、待遇等教师的切身利益相连, 这使高校的科研人员形成了一种意识偏差, 他们在关注自己学术地位的同时, 更关心职称的评定。当一项科技成果获得专利保护后, 科研人员不是着手进行专利转化, 而是急于发表论文、做成果鉴定、申报科技奖励等, 用来稳固自己的学术地位及评定职称。这样, 专利成果被束之高阁, 从而失去了其内在经济价值。

2.2 专利合同中对成果的归属和分享约定不合理

这一问题从文章开始的例子中就可以看出。在高校与企业签订专利合同时, 很多企业只顾自己的私利, 想尽一切办法利用专利为自己赚取最大的利益, 很少考虑高校的利益。同时, 由于高校知识产权管理制度的问题, 许多专利虽属于职务发明, 属于学校, 但实际上由发明创造者个人持有着, 专利转化的另一方——企业由发明人自己寻找, 专利方面的合同也是由发明人来签订, 高校仅仅收取一些管理费。高校科研人员为了能获得一定的报酬和出于自己在学校考核与评定职称方面的需要, 不惜以牺牲学校利益为代价, 明知条款对学校不利也签下合同, 这样实际导致高校知识产权的流失。

2.3 高校知识产权管理制度不够完善

根据教育部《高等学校知识产权保护管理规定》第6条的规定, 各高校应“加强对知识产权工作的组织和领导, 完善本校知识产权保护制度, 加强本校知识产权工作机构和队伍建设”;“组织开展本校知识产权鉴定、申请、登记、注册、评估和管理工作”;“组织鉴定、审核本校知识产权的开发、使用和转让合同”。但在目前, 我国大多数高校对知识产权保护工作缺乏统一领导, 知识产权管理制度尚不够完善, 知识产权保护与管理机构尚未健全, 大部分没有固定人员, 没有完整的计划和规则, 不能有效地开展知识产权的保护与管理工作, 更不用说对专利转化中的知识产权保护了。虽然有部分高校已经建立了比较完善的知识产权管理制度, 但是这样的高校比例偏小, 它们基本上是科研水平较高、技术创新能力较强、知识产权拥有量较大的重点院校。在大量的普通高校中, 知识产权保护制度的建立仅处于起步阶段, 致使在科研合作与科技成果的转化过程中高校权益得不到有效保护, 造成高校知识产权大量流失, 科技成果转化率长期维持在较低水平。据统计, 我国高校科技成果真正转化为生产力的只占到高校科技成果的10%左右。[3]而资料显示, 俄罗斯高校知识产权范围内的科技成果转化或转让率已达到60%以上。[4]

我国高校普遍存在科技创新成果多、转化数量少, 转化后的经济效益不高的状况。如在许多合作研究开发的技术项目、课题过程中, 高校对合作中产生的知识产权的归属条款不够重视, 对成果的归属与利用缺乏长远考虑, 导致某些科技成果被合作企业占有并使用, 而且这些企业还借用高校名义对其侵权品作广泛宣传, 这对高校合法权益造成了损害。此外, 由于缺乏统筹管理, 高校科技成果转化与科研工作结合不紧密, 科技成果转化的实施工作比较薄弱。高校科研成果绝大部分属于专有技术或技术秘密之列, 如何转化、实施, 使其成为现实生产力并产生效益, 高校对此缺乏行之有效的办法。

2.4 科技成果产权不清

产权激励是持续进行创新的动力, 科技成果的产权问题是目前影响高校专利转化的关键性问题。虽然2008年7月1日实施的修改后的《科技进步法》确定“利用财政性资金设立的科学技术基金项目或者科学技术计划项目所形成的发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权, 除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外, 授权项目承担者依法取得”, 但由于高校科研项目来源、性质的复杂性, 研究成果的产权归属仍呈现多样性, 特别是在高校与企业的产学研合作中, 常出现不同利益主体之间权属不清、利益分配不均的障碍。在实践中, 高校通常在利益分配和权益保障中处于谈判地位低、权益保障难的境地。此外, 大部分学校都认为所有科研项目均以学校名义申请, 科研成果理所当然是学校所有的, 项目负责人只能在成果取得效益后获得一点奖金奖励。实际上, 职务发明与非职务发明之间存在一个模糊地带。近年来, 专利法和成果转化法中, 规定了成果持有人或转化获益人对成果发明人的奖励额度, 并对技术入股作了明确规定。但实际操作有许多困难, 技术如何评估定价, 所占比例是否合理等都难以体现个人和学校的利益均衡, 这造成了制约合作创新的瓶颈。

2.5 管理体制存在问题

高校的科研管理与知识产权管理应当是一个有机整体, 但目前高校科研管理与知识产权管理脱节现象依然存在。知识产权管理是依法对产权的取得、利用等行为进行审查、监督、协调、服务等活动的总称。目前大部分高校的专利工作由学校科研管理部门代管, 大多数高校还没有专门知识产权管理机构, 缺乏完善的专利转化制度。专利的管理工作仍处于低水平的管理状态, 管理的随意性和盲目性造成大量专利闲置或在专利转化中流失。由于当今技术发展的速度很快, 一些领域的技术甚至两年左右的时间就会更新, 所以, 即使项目进入实施阶段, 我们仍要经常关注在该技术领域新的知识产权产生的情况, 适时对项目的研究方向、技术路线作出恰当的调整, 以保证自有知识产权的最终形成。在阶段性研究成果和最终研究成果形成后, 也不能简单地开个鉴定会了事, 而是要及时分析知识产权保护的可能性和必要性, 及时采取最佳的保护措施和策略;对进入转化阶段的专利技术成果, 则要充分运用知识产权保护的法律、法规保驾护航。

有些高校确实存在着狭隘的科研意识, 往往只注重在权威性期刊上发表文章的数量, 对科研成果能否带来实际的效益却不大关心。学校可能想方设法帮助科研人员申请专利指标, 甚少考虑成果如何转化。最根本的原因是现有的科研管理体制存在着严重脱节的现象, 在立项前缺乏对知识产权的研究分析, 重申请, 轻转化, 对授权后如何管理又没有明确的规章制度。目前甚至还有申请费、维护费都由课题组支付的现象, 这是极不合理的。学校应该是这些作为职务发明的专利的权利所有人, 这些费用应该由学校支付。

3 构建高校专利转化中知识产权保护与管理的有效措施

经济发达国家在促进科技成果转化方面有许多值得我们借鉴的制度, 其中关于科技成果转化方面的知识产权法律制度尤其应引起我们的关注。其主要规定有 (1) 界定知识成果产权归属规定。20 世纪 80年代以前, 美国法律规定联邦实验室的科技成果所有权归联邦政府。由于企业没有所有权, 从而影响了企业推广应用联邦实验室科技成果的积极性。为改变这种现状, 美国《1980 年政府专利政策法》、《1980年专利与商标法修正案》规定, 联邦政府资助取得的研究成果所有权归承担单位所有, 凡已同联邦政府订立合同的学术部门和小企业均可保留及获得其技术发明所有权。这就激发了美国企业参与科技开发、成果转化的积极性。日本政府也颁布法律确立了国立大学研究成果知识产权一般归发明者个人的基本原则。该原则一方面激发了日本高等院校师生从事科技创新的积极性, 另一方面有效促进了大学科技成果的转化。 (2) 知识成果的股权化规定。美国1961年颁布的《统一有限合伙法》规定合伙人的出资方式仅限于现金和实物, 这阻碍了知识成果的转化。1994年颁布的 《统一有限责任公司法》允许以知识成果入股, 这成为激励科技人员参与科技开发、成果转化的重要动力。 (3) 减免专利申请费和年费规定。日本 《专利法》第107条规定, 大学向民间机构转让的科技成果, 可减免或免除 1—3 年的专利年费;对于经认定符合条件的创业者, 在实施特定科技成果转让时, 专利厅长官有权减免其专利申请手续费。这些规定在一定程度上激励了大学及研究人员对科技成果转化的积极性。 (4) 加快专利申请审查速度的规定。为加快科技成果转化, 一些经济发达国家的法律规定, 科研机构或高等院校可以要求专利审查机关加快审查他们提交的专利申请。[5]

针对我国高校专利转化中存在的知识产权保护和管理方面的问题, 借鉴国外的有益做法, 我国应从以下7个方面加强高校专利转化工作。

(1) 确定专利成果的归属。明确科技成果的知识产权归属是调整技术创新中各方利益关系的重要手段。虽然修改后的《科技进步法》确定“利用财政性资金设立的项目所产生的发明专利权归属于项目承担者”, 但由于项目承担者大多具体到了个人, 高校教师承担项目的活动不能一概定为职务活动, 所以, 应科学地界定职务成果与非职务成果, 依法规范科技人员在从事知识、技术创新活动中应当享有的权利, 合理划分研究单位与发明人在成果转化中所涉及的权利与义务关系, 以调动各方的积极性。

(2) 通过知识产权制度规范科技管理, 建立促进专利转化的利益机制和激励机制。对于科技成果的知识产权的保护, 不能仅仅停留在低层次的专利申请上, 还要强调专利要有实施的价值。在日常工作中, 还要严格技术合同的审查制度, 防止知识产权流失。对高校专利转化工作管理的关键在于如何对转化中各方的利益进行合理的安排, 使这种利益安排有助于各方利益的实现。既能使企业愿意投入某项专利, 又能使高校、教师获得一定回报的最好制度是合理的知识产权制度。只有建立起利益激励机制和规范的科技管理制度, 才能为高校专利转化工作营造良好的环境, 确保其得到持续发展。

(3) 建立健全有效的管理体系及奖惩机制。各高校应建立知识产权管理的独立机构, 使之有效地保证知识产权管理各项工作的开展, 不断理顺知识产权管理体制, 优化管理机制, 改善管理方法, 提高管理效能, 促进专利转化。学校的知识产权领导机构要制定学校的知识产权制度, 负责组织开展知识产权申请、审查鉴定、评估、登记、注册和监督管理, 承担学校的技术转移、专利实施、横向合同的审批等工作, 并处理学校内与知识产权有关的争议与纠纷。高校要结合自身的实际, 制定切实可行的专利转化中的知识产权保护管理办法, 其宗旨是要协调好各种利益关系, 从而使学校的专利能有效地得到保护, 预防高校专利的流失。同时要充分促进约束机制与奖励机制的有机结合, 对专利转化方面的奖励要高于对论文或成果方面的奖励, 并使之作为晋升职称等方面的重要参考, 使专利转化工作与科研人员的切身利益相结合, 从而调动科研人员从事专利转化的积极性, 提高专利转化率, 推动科技创新, 促进经济的发展。

(4) 设立专利转化经费。2007年11月1日太原市实施了《太原市促进专利转化办法》。为了促进专利转化, 该办法明确了专利转化经费的设立和使用。一是要求各级人民政府应当设立专利专项资金。二是要求市政府应当在太原科技奖中设立专利转化奖。三是要求科技行政部门的科学技术经费, 每年应当有一定比例用于专利转化。借鉴太原市的做法, 可以在高校中设立专利转化经费, 包括设立专利转化专项基金、专利转化奖金。这些由学校单独列支的经费和设立的奖金, 用于专利的实施。这些做法, 使得一些具有较好前景的专利不会因为经费的原因而不能转化、实施。这种资金支持不是无条件的, 而是要与专利的实施许可结合起来。这就需要学校与发明人事先商定, 在专利实施许可后, 合理确定发明人与学校之间的收益分配比例, 使得其中一部分作为学校的专利工作管理费用, 另一部分分给发明人及其所在院系用于新的研发, 从而保证专利的申请与实施处于良性循环。

(5) 完善科研管理机制, 促进科技成果转化。通过知识产权制度的建立, 促进科技创新及成果转化。科技成果的成功转化是对知识产权的最好利用, 也是知识产权管理的终极目标。学校在科技成果转化过程中应更加重视知识产权的保护。成果转化工作是一个系统工程, 个人学术能力的局限性以及现代科学跨领域、跨学科的趋势, 使得仅靠一两个人完成成果和产业化的研究是比较困难的, 这就需要高校教师进行有效的集体合作。

高校人才的多层次性, 便于科研梯队合力的形成。青年教师思想活跃、思维敏捷, 富有创造性, 中老年教师基础知识雄厚、科研能力强, 完善人员配备是转化工作有序进行的保证。应根据团队中每个人的工作量确定其贡献, 承认其对科研的贡献。队伍组建中要注意教师在年龄、专业、研究层次等方面的搭配, 做到理论研究型人才与应用研究型人才相结合, 这有助于科研在有雄厚理论的基础上向应用性发展, 推动成果向应用性方向转化, 并促进成果产业化的逐步实现。因此, 高校应当转变观念, 强化市场意识, 加强政策引导, 完善成果转化的管理机制。

(6) 培育和发展高等学校自主知识产权的科技产业。目前我国的市场经济还不成熟, 法律制度、特别是诚信体系还不健全, 高校的科技成果、技术产权转让出去后, 有时还得不到相应的回报。虽然市场经济的发展还不足够强大、完善, 高校专利的转化还有很多配套的制度及意识问题, 但是高校有许多专利, 有较大的科技队伍, 因此, 高校必须自己去进行专利转化和产业化。当然, 配套的评估、服务等也要完善, 比如, 有些教授研究的成果理论上可行, 工艺技术上就实现不了, 这种情况是很多的。因此, 高校要结合本校的学科特色优势, 努力争取社会资本参与, 把资源优势转化为技术和产业优势;同时要利用资源优势办好校办科技企业, 加强与社会企业的科研合作, 从源头上解决科研与实际脱离的问题。解决实际生产中提出的问题, 是我们培育和发展自主知识产权产业的一项重要策略。

纵上所述, 我们必须重视当前高校专利转化中知识产权保护与管理方面存在的问题, 确定专利成果的归属, 通过知识产权制度规范科技管理, 建立促进专利转化的利益机制和

激励机制, 设立专利转化经费, 改革现有知识产权管理体制, 避免再出现类似协议中损害高校利益的现象, 促进高校专利转化。

摘要：高校专利转化率低是影响科技创新的重大障碍。从一份协议可以看出, 原因主要是我国高校在专利转化中存在着知识产权保护和管理方面的问题:专利保护意识淡薄, 专利合同中对成果的归属和分享约定不合理, 高校知识产权管理制度不够完善, 科技成果产权不清以及管理体制不健全等。我国高校应明确专利成果的归属, 通过知识产权制度规范科技管理, 建立促进专利转化的利益机制和激励机制, 设立专利转化经费, 改革现有知识产权管理体制, 培育科技产业, 以促进高校专利转化。

关键词：高校,专利转化,知识产权,保护与管理

参考文献

[1]赵莼善, 周立.清华大学在科技创新、成果产业化进程中的知识产权保护和管理[A].高新技术知识产权保护新论[M].北京:中国法制出版社, 2002.

[2]曲维明, 杨秋莲, 胡启明.浅谈高校知识产权保护中的几个问题[J].http://202.118.224.31/xj.files/yewu/3.htm, 2008-01-02.

[3]杨健安, 陈卫.加速高校科技成果转化和产业化工作的探讨[J].高教文摘, 2002 (3) .

[4]国际教育信息http://www.jyb.com.cn/cedudaily/r18/guoji110.htm, 2008-01-20.

[5]郭洪波.科技成果转化法律制度比较研究[J].政治与法律, 2005 (1) .

知识产权使用许可研究 篇2

笔者所服务的企业是武钢集团下属厂家 (以A公司代称) , 该企业拥有某注册商标, 并已使用多年, 由于企业的产品质量过硬, 商标本身蕴意深远, 加上武钢品牌的光环效应, 该商标在行业内享有较高的知名度和美誉度。日前, 该企业与一家私营企业 (以B公司代称) 正在协商商标使用许可事宜, B公司打算用每年300万元购买其商标许可使用权, A企业对B公司仍处于企业考察评估阶段。

在此, 仅从学术探讨的角度对此项商标使用许可交易中存在的风险试做分析, 并提出一些自己的见解。

1 存在的风险分析

1.1 企业商标许可管理制度不详尽, 商标许可缺乏可靠指导

查阅企业商标管理制度, 针对商标许可使用, 文件第二十四条有规定:“……通过谈判协商许可他人使用本企业的注册商标 (贴牌使用) , 合同中必须有严格的产品和服务质量保障, 以及商标使用的最低数量限度要求, 商标收益等。商标使用许可合同应当报国家商标局备案。”除此之外, 文件中对于商标许可使用方面并无详细规定, 企业是初次许可商标给别的企业使用, 缺乏这方面的经验指导。

1.2 对方产品质量控制薄弱, 对许可商标造成损害的风险大

近期甲方已派专人赴B公司进行考察, 得知B公司的生产工艺与A公司的生产工艺不相同, B公司的生产工艺对于该类钢铁产品的质量稳定性难以保证, 并不适于大批量工业生产, 产品标准中也未推荐此种生产工艺。因此, B公司的产品质量方面很难说有稳定保障, 一旦出现产品质量事故, 对A公司的商标品牌造成的损害会很大。

据赴B公司考察人员介绍, B公司负责人口头表态, 承诺对于不合格的产品坚决不使用A公司的商标, 但在实际操作中难以保证没有“漏网之鱼”。万一B公司产品在使用A公司商标时出现质量事故, 对A公司辛辛苦苦培育出的商标信誉会造成重大创伤, 知名度越大, 受损越重, 甚至连武钢品牌也会“躺着中枪”。

一方面, 在钢铁行业整体不景气的困难时期, 企业无形资产能够为企业带来经济效益是一件振奋人心的事情;另一方面, 对方的产品存在的质量隐患无法避免。这一“烫手山芋”接还是不接, 对于决策者来说是一个难题。

1.3 对方提出的许可使用费, 企业方无有效手段评估其合理性

商标许可使用费常见的有这样几种计算方法: (1) 根据产品售价的百分比计算, 通常为1%~5%; (2) 根据产品利润率计算; (3) 根据双方协商确定的一定数额计算。

常见的影响许可费用的主要因素有: (1) 商标的知名度; (2) 商标的许可使用方式; (3) 商标许可的时间、地域、商品范围; (4) 行业利润、前景等。

B公司提出的许可使用费360万元/年是否符合A公司商标品牌的实际价值, 有待商讨。据悉B公司产品年产量达140万吨, 若使用A公司商标, 按每吨售价增加50元保守计算, 每年增加效益可达7000万元。在此项交易中, A公司获得300万元/年的许可使用费, 与此同时, 需承担对方质量隐患对企业品牌乃至武钢信誉造成损失的巨大风险, 一旦出现质量事故, 会造成覆水难收的局面, 可谓得不偿失。

1.4 未考虑被许可方的企业性质而制订相应防范措施

被许可方是一家私营企业, 不太友好地说, 很多私营企业以盈利作为首要目的, 销售额是越高越好, 成本也是越低越好, 有时候为了获取利润, 甚至可能会不惜牺牲产品质量、客户权益等。据悉, 此公司近年曾因产品质量不合格登上过中国质量网黑榜。在本项交易中, 被许可方使用的是A公司的商标, 出现质量问题时损害的是A公司的商誉, 若A公司不对B公司许可使用的行为做详尽严格的要求, 当B公司实施一些不符合正当交易原则的“擦边球”行为时, A公司会措手不及, 根本无法迅速找到合理正当手段及时制止。

1.5 未考虑商标价值增值的影响

A公司近年已投资巨额对企业商标进行宣传, 随着宣传的深入使该商标逐渐广为人知, 商标价值必定水涨船高。双方协议中欠缺对商标增值方面的考虑, 若双方签订长期协议, 则必定对A公司造成巨大经济损失。

2 风险对策分析

针对上述存在的问题, 提出如下风险对策:

(1) 企业必须重视知识产权管理机构的建立, 并实行有效的合同管理手段。

从此项交易谈判的过程来看, 反映出企业管理制度上的缺失。企业缺少许可使用的管理、监督机制, 缺少许可使用整体布局和策略合理安排许可地域和范围, 缺少对应采取的商品质量监控手段和措施的相应策划, 就容易使企业在知识产权交易时处于被动地位, 合同签订时无矩可循, 缺乏科学方法指导, 被许可方在合同期间采取不符合公平公正交易原则的“擦边球”行为时得不到合理规避和制止, 从而增加企业商标品牌信誉受损的风险。因此, 企业应从现在起重视知识产权管理与布局, 使企业无形资产得到更好的保护, 为企业创造更多的效益。

(2) 企业应重视对被许可方的质量监控, 并要求承担相应的质量责任。

在注册商标许可中, 存在被许可方商品的质量保证的问题。根据法律规定, 许可人负有监督被许可人商品质量的法定义务, 而被许可人则负有保证所使用许可商标的商品质量的义务。这不仅与合同双方当事人的利益有关, 更与广大消费者的利益相关, 严重时甚至会对人身安全造成重大影响。因此, 无论被许可方本身的质量保证如何, 许可方均应对其产品质量制订严格有效的监控措施, 确保对许可商标造成损害的风险降至最低。同时, 应要求被许可方对保证所使用商标的商品质量做出承诺, 一旦违反承诺有不合格商品上使用了许可商标, 被许可方需承担相应的违约责任, 甚至是取消许可、赔偿损失。

(3) 许可方式、范围、费用和期限等协议细节确定需谨慎。

对商标许可人而言, 其所承担的品牌市场影响风险更大。因此, 在协商确定许可使用商品的许可方式、范围、费用和期限等具体细节时需慎重对待、考虑周全, 最好咨询专业的法律顾问, 避免协议内容有漏洞, 使得对方产品出现质量问题或双方出现法律争端时难以维权。

具体来说, 商标使用许可包括以下三类: (1) 独占使用许可, 是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式, 将该注册商标仅许可一个被许可人使用, 商标注册人依约定不得使用该注册商标。 (2) 排他使用许可, 是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式, 将该注册商标仅许可一个被许可人使用, 商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。 (3) 普通使用许可, 是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式, 许可他人使用其注册商标, 并可自行使用该注册商标和许可他人使用。

根据法律规定, 商标使用许可的范围应严格限制在该商标核定使用的范围内。因此, 许可人应严格限制好商标的使用范围, 自己的商标不得许可他人使用在其他商品或服务类别上。为追求短期经济利益而放松管理、无限制地许可使用, 最终会导致被许可商标的美誉度受损, 品牌价值缩水。

一般合同签订的商标许可期限为10年, 但不得超过商标注册有效期限。企业应视具体情况来决定许可期限的长短。

3 结语

知识产权使用许可研究 篇3

一、商标增值部分应当归属于商标所有权人

持该观点的学者从《商标法》确定的商标权的财产权属性出发,认为商标持有人可以将自己的商标许可给他人使用是基于商标权的财产权属性,以换取财产上的对价,谋取财产利益。而且从该案的判决书可以看出,该案中的商标许可的合同性质属于普通许可合同,也明确约定了许可期限,尽管原被告双方对约定的使用期限有争议,但不可否认的是,被许可使用人应该到期返还商标使用权。因此,有学者认为商标的增值部分作为商标的附加值自然也应归属商标所有权人。(1)

然而这种观点有失公平。毕竟商标被许可使用人为此做出了较大的付出。如果商标的增值利益全部归属于商标所有人,会极大的打击使用者的积极性。一来会打击被许可使用人在使用商标的过程中充分发挥主观能动性,不能将商标的价值发挥到极致;二来会影响商标许可使用的交易,跟《合同法》的鼓励交易原则相违背。

二、商标增值利益归被许可使用人所有

赞成该观点的学者认为,商标的增值利益可以按照物权法的“添附规则”,商标的增值利益归属于被许可使用人所有。所谓“添附规则”,即在使用物租赁期限届满之后,使用者有权拆下添附物,归自己所有,即使是添附后不可拆分的,使用者也有权请求返还添附物上的增值部分。而且如果商标许可使用合同的当事人未约定商标增值的利益归属时,双方就此可能构成无因管理、侵权或不当得利的法律关系,按照所构成的法律关系来断定商标增值利益的归属。但是,有学者认为此观点存在不妥之处。会削弱商标注册及其公示的稳定性;难以量化评估商标及其增值;不具有现实可行性。

三、根据民法中的公平原则对其进行利益分配

也有学者从商标的价值出发,认为商标的价值是在商标使用过程中不断地增值。而被许可人作为商标的使用者,是商标价值的贡献者之一,其对商标增值所付出的投入理应有所回报。被许可人在使用商标的过程中,对商标做出了宣传广告等投入,从而使商标更具有价值,因此如果在这种情况下,不对被许可人进行一定的利益分配的话显失公平。在双方当事人在许可使用合同中没有就商标增值利益如何分配的情况下,应当在许可协议终止后,基于公平原则对涉案商标的增值利益进行合理的分配。(2)这种观点较为合理公平。

四、关于“后发商誉”

陶鑫良与张冬梅两位学者因此还提出了“后发商誉”的概念。“后发商誉”是相对于“先发商誉”而言的,所谓“先发商誉”,是指在许可他人使用注册商标或者他人“傍名牌”而擅自使用该注册商标的时间节点之前,已通过注册商标权人的在前充分使用,使得该注册商标在上述时间节点前已产生了显著的巨大商誉,即“先发商誉”。(3)“后发商誉”是指在许可他人使用该注册商标或者他人擅自使用该注册商标的时间节点之前,该注册商标还没有较高的知名度或美誉度,即还没有显著商誉。在该时间节点之后,或者是被许可使用人在后的被许可使用过程中的贡献所致,或者是在擅自使用该注册商标者在后的擅自使用过程中的效果所致,才使得该注册商标“后发”产生了显著商誉。

五、意思自治原则的运用

笔者认为,不论是从什么角度出发,我们首先应该适用民法的意思自治原则以及《合同法》的合同自由原则。根据民法的意思自治原则以及《合同法》的合同自由原则,我们应该允许双方当事人在商标许可使用合同中互相约定关于商标许可使用后商标增值利益的归宿问题。所谓合同自由原则,是指当事人在法律允许的范围之内,就与合同有关的事项享有选择和决定的自由。(4)合同自由原则包括缔约自由、选择相对人自由、决定合同内容的自由、变更或者解除合同的自由、选择合同形式的自由。我们都知道商标的许可使用是通过合同的形式完成的,既然商标许可合同具备合同的所有要件,那么,合同双方的当事人就可以对相关的事项在不违反相关法律法规规定的情况下,可以在合同中自由约定。因此按照合同自由原则,合同相对人可以自由决定合同内容,就此可以在合同中约定关于商标许可之后增值利益的归属问题。

当合同双方当事人并没有就商标增值利益做出约定时,我们应该依照民法的公平原则,对其进行合理的划分,至于怎样合理的划分,这就要有很多个标准,比如商标在被许可使用之前的知名度,是已经在全国范围内有了知名度还是在某个省亦或是某个市或者根本没有知名度。还要注意在被许可使用之后被许可使用方对这个商标的知名度付出的成本,包括一切宣传费用,包括电视广告费、纸质宣传费或者是活动宣传费等等。

如果商标在被许可使用之前就已经有很大的知名度,而且被许可使用方也没有就此商标的宣传花费太大的成本,那么商标被许可使用之后的增值利益就不算是“后发商誉”,因此被许可使用方可以少分增值利益的部分,比如等许可使用期限已到之后,如果双方就该合同要不要继续续约没有达成一致意见,法院就可以裁定或者判定该商标的所有权以及增值利益归商标所有人所有,但是商标所有人也要给予商标使用人一定的经济补偿,该补偿按照使用人之前就该商标的价值做出的贡献的多少来决定。

如果商标使用人对商标的价值增长有很大的贡献,而且此商标已经成为了该商标使用人所产产品的标志的话,那结果就另当别论了。如果在许可使用之前该商标并没有知名度,之后有知名度完全是靠商标使用人对该商标做宣传,法院做判决或者裁定的时候应该考虑商标使用人就该商标付出的成本,做出有利于商标使用者的决定,或者是对商标使用人来说公平的决定。

六、总结

某公司包装装潢的案子让我们知道我国《商标法》还有很多不完善的地方,我们都知道,如果我国《商标法》对商标的增值利益有详细的规定,就不会有这些纠纷,会减少人力物力财力的浪费。当然,任何国家的任何一部法律都需要经过漫长的时间去修改和完善,只有发现问题,才可以解决问题,才可以有更完美的结果。

虽然我国《民法》以及《合同法》有很多原则,而且也有好几个原则适用解决关于商标许可使用之后商标增值利益这个问题,但是笔者依然坚持首先应该适用合同自由原则,其次是公平原则。

摘要：随着“中国包装装潢第一案”的一审结果新鲜出炉,学界对商标许可使用后增值利益的归属问题的讨论愈发热烈,然而,由于《商标法》对此并没有规定。对于该问题,我们应该依照民法的“意思自治”原则,首先可以允许双方当事人在许可使用合同中约定,如果没有约定,则按照“公平原则”对增值利益部分进行公平的划分。

关键词：商标法,增值利益,许可使用,公平原则,意思自治

参考文献

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[5]杨延超.加多宝对王老吉的贡献如何保护[N].经济参考报,2012-5-29.

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[8]李杨.究竟谁动了谁的奶酪——加多宝与广药之争案评析[J].知识产权,2012.

知识产权使用许可研究 篇4

据《中国新闻出版报》消息, 国家版权局与国家发展和改革委员会前不久联合公布了《教科书法定许可使用作品支付报酬办法》, 对教科书使用已发表作品支付报酬问题进行了明确规范。《办法》于2013年12月1日起正式施行。依据我国《著作权法》中的法定许可制度, 《办法》规定, 自教科书出版之日起两个月内, 教科书汇编者必须按照《办法》制定的标准向著作权人支付报酬。未按照规定支付报酬的, 应当在每学期开学第一个月内将其应当支付的报酬连同邮资以及使用作品的有关情况交给相关的著作权集体管理组织。著作权集体管理组织应当及时按相关规定向著作权人转付, 并及时在其网站上公告教科书汇编者使用作品的有关情况。《著作权法》规定, 使用他人作品需要征得著作权人许可并支付报酬。同时为解决特定情形下使用作品的问题还规定了“法定许可”制度, 其中就包括教科书法定许可使用作品的规定, 即“除作者声明不得使用外, 使用他人已经发表的作品编写出版教科书, 可以不经著作权人许可, 但应当支付报酬, 同时指明作品出处 (如作者姓名、作品名称等) ”。适用该《办法》的教科书范围只限于“为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版的教科书”。国家版权局政策法制司相关负责人解释说, 教科书法定许可使用他人已经发表的作品不需要征得其许可, 这使得著作权人无法与使用者通过谈判确定付酬等事宜, 因此政府就应当综合各方因素依法制定相应的付酬规定, 以平衡相关各方的利益。所以, 《办法》是具有强制性的。教科书汇编者付酬标准: (一) 文字作品:每千字300元, 不足千字的按千字计算; (二) 音乐作品:每首300元; (三) 美术作品、摄影作品:每幅200元, 用于封面或者封底的每幅400元; (四) 录音制品教科书中使用已有录音制品:每首50元; (五) 诗词:每十行按一千字计算;不足十行的按十行计算; (六) 非汉字的文字作品, 按照相同版面同等字号汉字数付酬标准的80%计酬。