职务发明制度

职务发明制度（共8篇）

职务发明制度 篇1

摘要：从职务发明制度出发,使用产权理论讨论制约中国技术发展的制度环境,从而提出构建理想职务发明制度的设想。

关键词：职务发明制度,实践逻辑,产权理论,构建

对于职务发明的研究,学界已经积累了一定的成果。已往讨论主要集中在职务发明制度的跨国比较、职务发明的界定、职务发明成果的产权归属、发明人或设计人的权益保护。但是这些研究成果存在很多不足之处:(1)对正式制度的实践逻辑重视不足。在已有文献中,只有极少部分学者的分析是建立在对案例的分析基础之上。脱离对职务发明实践过程中具体案例的分析,使得研究结果可信度大打折扣。此外由于对制度实践的忽视,使得很多学者并未能够真正理解职务发明制度,更无法在经验的基础上为职务发明制度提供制度变迁的建议。毕竟,法理讨论的系统与实践系统并不会完全重合,当法理讨论脱离实践的考量,其建立的目标通常会难以达成。职务发明制度也存在着这样的问题,早期中国职务发明制度是通过吸取国外经验而建立的,但是结合了中国的社会主义传统——产权集体化。在改革开放之后,考虑到需要刺激资本投入,正式制度也在职务发明的产权归属上倾向于保护资方—单位的利益。这种对单位利益的保护与实践过程中行动主体之一(发明人观念)存在着冲突。当发明人面对正式制度的约束时,则会采取其他手段来保护自身的利益,比如,使用亲人名义将职务发明成果申请私人专利。此类的制度实践问题,仅仅依靠对法理条文的解读是无法理解的。(2)理论欠缺。理论界和实务界所重点关注的是职务发明创造的专利权归属,学者们对专利法的研究也多集中于权利归属问题,甚少涉及职务发明与共有专利之间的冲突。但也有少部分文献试图从理论上对职务发明制度进行讨论。但是更多的是从法理方面进行讨论,社会理论说服力较为苍白。理论欠缺是职务发明研究面临的困境之一。

鉴于实证与理论上研究的不足,特别是一些研究仅局限于文本上法理上的讨论,未考虑制度的实践过程,使得对职务发明制度的讨论还停留在一个比较浅的层次上。本文试图使用法社会学的研究方法,从经验上来讨论职务发明制度的实践逻辑,并用产权理论来讨论笔者所构想的机制。

1 职务发明制度实践逻辑

从法院案例实践来看,中国当前的职务发明制度并没有达到制度设计的目标——鼓励发明创造。当然,这并不意味着该制度没有带来任何的积极作用,而是指当前的职务发明制度没有达到制度设计所期待的最优结果。抑或说当前的职务发明制度设计并没有达到最优的实践绩效。

职务发明制度的各个方面实践绩效如下:

符号意义:“+”表示正向作用;“-”表示负向作用;“=”表示效果无明显差异。

1.1 职务发明的界定实践

如表1所示,使用本职工作对职务发明进行界定,能够使得职务发明的产权更为清晰,同时对单位和发明人的激励较大。而利用单位物质技术条件作为界定职务发明的标准,则产权的清晰度较差,发明成果的产权难以明晰 1 。当使用单位物质技术条件作为职务发明界定方式时,对单位的激励并没有多大变化,因为单位在该发明过程中并不起主导作用,也无意对这样的发明创造进行积极的前期投入;与此同时,由于采用这种界定方式使得发明人会失去发明成果,导致对发明人的激励也不足。当采用单位委派的任务作为职务发明产权界定依据时,职务发明成果的产权能够得到明晰,对单位和发明人都有正向的激励作用。虽然合作开发并非职务发明的范畴,但是在当今的经济活动中,合作开发也常常成为发明创造的组织形式。在合作开发过程中,一般合作方都事先订有合约,通过合约可以使得发明成果的产权得到明晰,同时,由于明确了双方的权利和义务,对单位和发明人而言,都会因为对已知利益的追求而对发明创造进行更多投入。也即是说合作发明也能够带来较好的绩效。

符号意义:“+”表示正向作用;“-”表示负向作用;“=”表示效果无明显差异

1.2 职务发明专利的产权绩效

如表2所示,当专利权归单位所有时,单位通常更有能力实施专利,以带来生产力的提高和经济收益。由于专利产权能够作为单位的财产而存在,这会激励单位增加对职务发明的投入,以获得技术进步和经济利益。而此时,由于职务发明成果产权归单位所有,对发明人的激励取决于对其利益的保护程度。当单位和发明人共有专利产权时,由于两个所有者的存在,会使得对专利的实施面临着协调成本,专利实施的效率会降低;当专利未能给单位带来潜在的经济利益之时,单位对职务发明的投入也有可能受到影响;但是由于发明人能够从职务发明中获得分成,并对发明成果享有一定量的产权,这会激发发明人参加职务发明创造的积极性。当由于发明人享有职务发明成果的产权时,由于发明人作为个体,对于专利实施的能力低于单位,这使得专利实施的绩效会变得更低;而单位作为投资者未能获得专利产权时,单位投入也会变得更为慎重,不利于促进单位投入的增加;但是这种产权归属方式会对发明人产生很强的激励,因为产权归发明人意味着发明人能够享有发明所带来的巨大收益。

符号意义:“+”表示正向作用;“-”表示负向作用;“=”表示效果无明显差异

1.3 对职务发明制度实践绩效的考察还应该关注职务发明成果的保护绩效,因为产权包含保护成本

从表3可以看出,当职务发明成果的产权由单位所有时,产权的保护也有单位执行。由于单位拥有较大的经济能力和法律能力,对于专利产权的保护成本较低,并且单位拥有发明创造时的档案资料等材料,从而有利于获得诉讼的成功。从这些角度看来,由单位来保护专利产权具有保护成本较低,而成功的可能性更大的优点。当职务发明成果的产权由发明人享有时,发明人面临着保护产权的责任 2 。但是对发明人而言,个人的经济实力和法律能力有限,这使得产权保护的成本较高;与此同时,由于个人诉讼能力的较低水平,这使得维权获得成功的可能性也比单位承担维权责任时要小。当然,由于职务发明成果涉及单位和发明人的共同利益,当产权受到侵害时,单位和发明人联合进行维护的绩效更高。

由此可见,职务发明制度通过对职务发明进行界定,进而规定职务发明成果产权的归属方式,而这种归属方式也就意味着对不同行动者有着不同的激励程度。由于制度实践过程中产权的界定方式不同,导致了不同的实践绩效。故而,本文对制度实践逻辑的讨论基于产权的分析视角。

2 从产权视角分析当前职务发明制度的不足

自科斯开始,产权分析已经成为经济学的重要分析视角,并且逐渐形成了经济学的新制度主义学派。社会学家也将产权分析纳入自己的理论体系,并对经济学的产权理论进行修正和补充。产权由多种权力束构成,包括所有权、使用权、收益权、支配权、占有权和处置权。对于私有产权而言,最重要的私有财产包括了使用权、收益权和转让权。产权的几个权利束很多时候并不是同一的,这就造成了不同的产权配置情况。

在中国的职务发明制度中,职务发明成果的产权归单位所有,单位只需要给发明人支付奖励以及一定比例的报酬 3 。在这种制度下,职务发明成果的产权安排是:使用权和转让权完全归单位所有,发明人没有任何干涉的余地,而收益权则主要归单位所有,发明人享有极小部分的产权。实践结果表明,这种产权制度并没能够清晰地界定产权,由于这种制度过度地保护了单位利益,从而忽视了发明人或设计人的利益,导致发明人或设计人参与职务发明创造的积极性不足,最终反而不利于单位获得职务发明成果,当然更不利于整个国家的科技创新和科技进步。在本文中,对职务发明制度的产权讨论,将绩效建立在是否能够促进单位和发明人双方对发明创造进行投入,是否能够减少单位和发明人双方的纠纷以及是否能够维护单位和发明人双方的权益上。

目前职务发明产权的纠纷并不是对于最终归属权的纠纷,而是在于单位和发明人对于职务发明制度中职务发明界定的纠纷。这种职务发明界定的纠纷导致了后续的一系列纠纷。当明确职务发明的具体含义之后,双方对于职务发明成果的产权界定也就清晰了。当产权获得清晰的界定之后,发明人和单位这两方的权益也就可以得到有效保护了。对“职务发明”界定的主要争议体现在:(1)“主要是利用本单位的物质技术条件”应不应该算职务发明;(2)“执行本单位的任务”应该如何确定;(3)本职工作如何确定;(4)未与当前单位建立劳动关系,但由个人和单位合作完成的发明创造算不算职务发明。

通过对其他学者观点、司法实践过程的考察,可以看到“执行本单位任务”是一个具有较强操作性的定义,同时也得到一线研发人员的支持。在职工们看来,完成本职工作或者执行单位所安排的任务而做出的发明创造,是天然属于单位的。因为在这样的情况下,单位在发明创造的过程中起到了主导作用。在司法实践中,当发明人侵占单位的职务发明成果之后,单位也可以方便地举证来证明其是否安排了某一职务发明的任务,从而更容易确定职务发明成果的归属。对于在本职工作中做出的发明成果,职工们也认为应该归为职务发明。在司法实践过程中法院也可以根据劳动合同以及其他证据来确认是否是在本职工作做出的成果。对单位而言,很多时候组建的研发团队,目的就是为了进行技术研发。单位给研发人员工资,也是为了让他们进行科技研发。因此,按照谁投资谁受益的产权原则,双方对于本职工作做出的发明创造成果争议也较少。

在司法实践和日常生活中,最受争议的是“主要是利用本单位的物质技术条件”应不应该算职务发明。在职工看来,虽然进行发明创造时候使用了单位的物质技术条件,但是该发明并不是在单位要求下进行的。这种发明创造是自己在工作或生活中额外的发现,进行发明创造活动的主动性也在于职工自己。当作出此类发明成果时,发明人对发明成果产权的拥有意愿也很强烈。但对于单位而言,按照法律规定职工做出的发明成果可以归自己所有,能够为自己带来额外的经济效益,也有很强烈的获得该发明成果产权的意愿。由此,双方对该发明成果的产权纠纷便产生了。

很明显,当前法律规定“主要是利用本单位的物质技术条件”做出的发明成果属于职务发明成果,并将其产权归于单位是不合理且无绩效的。这种产权安排使得职工为避免自己的权益被剥夺,而采取很多隐蔽的形式侵占该成果,或者干脆使用“弱者的武器”,不进行这些方面的创新。不管职工采用哪种行动方式,结果都是要么增加了产权纠纷,增加产权界定成本,要么打击了职工从事发明创造的积极性,影响了中国整体的科技进步。显然,这两种结果对中国的科技进步都是无效益的。

3 理想职务发明制度的构建

由此可见,在职务发明的界定上,最优的界定原则应该是将“主要是利用本单位的物质技术条件”而做出的发明创造产权归于职工个人或者由单位和发明人共同协商决定。当职务发明的界定清晰之后,对于职务发明成果的产权界定随之清晰,这有利于鼓励职工在本职工作之外发挥主动性,进行发明创造。

诺斯与戴维斯为了探讨美国经济制度结构的进程,建立了一个比较成形的制度变迁理论框架[4]。他们认为,制度创新是因为有许多外在性变化促成了利润的形成,但是又由于对规模经济的要求,使得这些潜在的外部利润无法在现有的制度安排结构内实现,因而在原有制度安排下的某些人为了获取潜在的利润,就会率先来克服这些障碍,从而导致了一种新的制度安排的形成。一项新的制度安排只有在创新预期净收益大于预期成本时,才会做出。也就是说,当有足够大的激励存在时,人们会逐渐更改旧有制度而作出新的制度安排,以符合利益的最大化[5]。

林毅夫的研究对制度变迁方面的理论有进一步的推进。他将制度变迁分为“诱致性制度变迁”和“强制性制度变迁”两种类型。 “诱致性制度变迁”是指一群人或一个人在响应由制度不均衡引致的获利机会时所进行的自发变迁;而“强制性制度变迁”是政府发力引致的变迁[6]。

“诱致性制度变迁”的变迁时间比较长,并且变迁过程取决于制度均衡状态。在职务发明制度中,由于单位和职工两者的力量并不均衡,单位在博弈中明显占据主导地位。当单位占据这种主导地位时,会极力为了保障自身的利益而阻止制度变迁。当然,也有的单位看到了当前职务发明制度对发明创造的阻碍作用,并在单位内部进行了制度变革,以促进单位的科研发展。但是这种变革由于没有正式制度的支持,当在单位内部制度与正式制度出现冲突之时,仍会遗留很多问题。“诱致性制度变迁”的一个后果就是在制度变迁的过程中会缺乏一个统一的正式制度。缺乏统一的正式制度会造成很多问题,比如,同案不同判决的现象。所以应明确法律概念,以形成一个统一的规定。因此一项正式制度的最终完成需要有一个强制性的制度变迁过程的。国家机器在强制性制度变迁中占据最重要的地位,其主导的制度拥有绝对的权威。所以相对于“诱致性制度变迁”,“强制性制度变迁”过程所建立的正式制度所花费的成本更少。

根据已有学者对于职务发明制度的研究成果,并结合对职务发明制度研究的推进制度的探究,笔者认为有必要对职务发明制度进行改革,以使得职务发明制度更能权衡单位和职工双方的利益,激励双方最大限度地投入到发明创造之中。既然国家主导的制度变迁,成本最低、收益最快,笔者感觉国家应当修改《中华人民共和国专利法》和《专利法实施细则》,将原有法律“利用本单位的物质技术条件所作出的发明创造”定义为“非职务发明”,将职务发明的界定改为“由单位委派的任务所作出的发明创造”。更为清晰的表述为:执行本单位的任务所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。在《实施细则》中将法定的报酬和奖励标准提高,以提高发明人的收益,激励发明人进行发明创造。

参考文献

[1]李刚.试论我国职务发明专利权属制度的完善[J].中国发明与专利,2007(10):62

[2]朱姣林.职务发明成果归属探析[J].科技管理研究,2004(3):77

[3]张晓玲.论职务发明人的权利及其立法保护[J].科技与法律,2004(3):56

[4]车桂娟.会计制度设计的经济学分析[J].商业时代,2011(7):68

[5]吕剑龙.效率原则下的企业制度创新体系研究[D].西北大学,2002

[6]毅夫.关于制度变迁的经济学理论.诱致性变迁与强制性变迁[M]//科斯,等.财产权利与制度变迁.上海:上海三联书店,1996

职务发明制度 篇2

本文旨在从多个角度详细描述和分析专利法制度下职务发明所涉及的法律问题以及主要西方国家的相关规定，从而分析和建议中国企业尤其是跨国公司在中国管理职务发明过程中，如何妥善处理可能引起的并且值得关注的法律问题。 当今社会，技术创新型企业之间的争夺战从传统的产品和市场营销战场逐渐转移到新型的知识产权之争，而在这些企业中，最具有核心竞争力的就是企业员工所作出的发明创造，也就是专利法中所规定的职务发明。根据中国专利局2011年的统计数据，国外申请的发明专利中，职务发明的比例为97.6%，远远高于中国国内职务发明比例78%。而且，随着中国成为世界贸易市场越来越重要的组成部分，很多跨国公司在中国开设子公司以及相应的研发中心，在中国本地完成技术研发并申请专利，形成专利法意义上的职务发明创造。 一、 职务发明的适用范围 大型跨国公司的职务发明数量惊人，其在全球范围内的职务发明在进入中国申请专利权时，是否也应当适用中国专利法有关职务发明的规定，这是首先要解决的问题。 根据国际私法的属地管辖原则，在中国境外完成的发明创造在中国申请专利时，其职务发明的相关规定应当“适用发明完成地国家的法律”。因此，跨国公司仅需考虑那些在中国境内完成的发明创造，无论是职务发明的判断规则，在中国或外国申请专利的权利归属的确定，还是相应奖励措施的执行，都应当适用中国专利法的相关规定。 中国专利法规定了两种主要类型的职务发明，其一是执行本单位的任务所完成的发明创造，其二是主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。职务发明创造申请并获得专利的权利属于该单位。其中，执行本单位的任务所完成的职务发明创造，在专利法实施细则中进一步明确为： （1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造；（3）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 相对于很多国家，中国的职务发明概括了更宽的范围，上述第（2）项在很多国家没有被列入职务发明的范围。其中，美国并没有职务发明的法律规定，只是在判例中将职务发明范围限于仅合同约定有发明任务，仅与雇主业务相关联，或者使用了雇主的设备等资源所产生的发明创造。其他国家例如法国等在确定职务发明范围时有类似标准。 对于“主要利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造，专利法实施细则对“本单位的物质技术条件”作出了列举式的解释，“主要利用”的程度应当是完成发明创造不可缺少或者不可替代的。最高人民法院工作会议纪要中解释了合同法中“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，其也可以参照适用到专利法进行解释职务发明。但是，如何达到“主要利用”的程度在客观上很难认定，在司法过程中常常举证困难，并且各地法院判断标准不统一。 因此，笔者建议公司尽量事先保留职务发明的证据。跨国公司的中国公司招聘员工尤其是研发人员时，可以在劳动合同或者其他文件中明确员工的职责，如果有其他委派的研发任务，也要记载具体的任务内容，所有文件最好以书面形式存档。对于公司内部使用的重要技术资源，记载员工借阅记录。对于没有劳动合同的特殊员工，保留事实聘用关系存在的证据。根据公司的实际情况，在行政管理程序中设立相关规则，从而避免日后无法证明“职务发明”的法律风险。 二、 职务发明的权利归属 美国、德国、日本等国家采用职务发明创造天然属于发明人的法律原则，企业无法原始取得职务发明的权利，而法国采用了折衷主义，只有符合严格限制条件的职务发明才属于企业所有，其他一切发明创造属雇员所有。中国专利法对于确定职务发明的权利归属没有采用西方国家发明权天然归属的原则，而是赋予企业对于职务发明当然的拥有权利，从而不必如同西方国家一样需要与发明人协商转让职务发明的权利。 唯一的例外是在“主要利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造的情况下，此时，职务发明的权利归属采用了“契约优先”的原则。因此，“主要利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造是中国专利法上非纯粹的职务发明，单位与发明人可以通过协商来确定单位或发明人各自拥有或者二者共同拥有该发明创造申请专利的权利，但是在没有约定的前提下，这种职务发明的权利归属再次适用“雇主优先”原则，仍然属于企业所有。而对于另一种“执行本单位的任务所完成的发明创造”，没有相应契约优先的规定，从立法本意理解，其应当为法律强制规定为纯粹的职务发明创造，职务发明一经产生，即归于企业所有。 中国企业对职务发明的权利包括“申请专利的权利”，由于没有关于企业行使权利的相关义务规定，其似乎可以任何方式任意处理“申请专利的权利”，申请、不申请、或以其他方式处理，发明人在此似乎也没有任何发言权。相对于中国专利法下企业对职务发明有当然的所有权，很多国家在法律中限定了企业对职务发明的权利。德国的雇员发明法规定为雇主必须做出行使职务发明的所有相关权利的声明，并且雇主有在德国为发明申请保护的义务。美国在司法判例中表明企业对发明人所拥有的职务发明只有无偿的普通实施权，而日本专利法明确规定企业具有普通实施权，如果企业希望获得职务发明的所有权，需要与职务发明人协商谈判，支付相应的报酬。 笔者注意到一些跨国公司尤其是美国公司，在处理中国职务发明权利归属时采用的通常做法是，由中国本地公司（包括全资子公司和合资公司）的员工在专利申请前签署协议将职务发明申请专利的权利转让给母公司，或者以员工个人为申请人，在专利申请后将专利申请权转让给母公司。这两种做法看似符合美国专利法发明人天然取得职务发明的权利，但与中国专利法职务发明权利归属条款并不一致。 毫无疑问，中国本地公司的雇员是该职务发明创造的发明人。根据中国专利法的规定，在没有约定的情况下，职务发明的权利都应当归属于员工所在的“本单位”所有。按照通常的理解，职务发明中的“本单位”应当是与员工签署劳动协议的单位，即中国本地公司。在中国专利法下，中国本地公司拥有职务发明申请专利的权利，本地公司的雇员无法当然获得职务发明的权利，因此也无权将本属于中国本地公司的权利转让给母公司。根据合同法的规定，本地公司雇员签署转让协议的行为属于无权处分，其转让协议有可能被认定无效（除非得到本地公司的追认）。 中国专利局目前并不审核专利申请人的资格问题，因此无论用母公司还是员工的名义都可以顺利递交专利申请并获得授权。但是这种做法存在明显的法律风险。虽然目前中国法院没有由此导致专利权属之争的案例，但是这种权利取得基础的不确定性，导致母公司取得职务发明的权利也不稳定，也很难预测由于这种不确定性所导致的任何可能的法律后果。 鉴于这种法律风险，笔者建议可以由中国本地公司和员工协议约定将职务发明的权利转让给母公司，这在中国本地公司属于非控股的合资公司的情况下尤为必要，以避免纠纷。由于专利法没有明确规定员工和单位是否可以协商将转化为非职务发明转让给第三人，从而按照民法中契约自由的原则，国外的母公司可以获得相应的权利。也可以采用另一种方式，由本地公司先行与员工签署职务发明转让协议，本地公司再转让给母公司。以上两种处理方式都可能涉及技术进出口的行政审批以及税法的相关规定。 三、 职务发明人获得奖励报酬的权利 给予职务发明人工资以外的一定奖励和报酬是很多国家的普遍做法，包括没有职务发明法律规定的美国。按照赞同奖励报酬的主流观点，认为雇员完成发明创造与完成一般工作有本质区别，一般工作属于劳动合同调整的范围，而发明创造不应当包括在一般工作当中。然而，对于如何确定职务发明人工资以外的发明报酬，各国有不同的法律制度。 根据德国的雇员发明法，当企业雇员作出发明创造后（无论职务发明还是非职务发明），有向雇主申报的义务，在雇主主张关于该发明创造的权利时，需要给予雇员合理的报酬，报酬计算方法则由德国劳动部制定了详尽的指导规则。美国专利法没有关于职务发明的规定，因此也没有规定对员工所作发明的奖励，但是美国公司一般都有自己的奖励制度，而且在美国的社会环境下，员工享有与企业更大的报酬谈判权。 中国专利法明确发明人享有从企业获得职务发明奖励和报酬的权利，在2010年修订的专利法实施细则中进一步用三个条款明确职务发明人的奖励和报酬数额和方式。基本原则为约定优先，法律强制在后。 对于奖励报酬的数额和方式，企业和员工可以协商约定或者在企业规章制度中制定关于职务发明的奖励。中国专利法没有明确协商约定的时间，可以理解这里的约定既包括企业与员工的事前约定，也包括企业与员工在作出发明创造之后得约定，或者在专利授权之后的约定。 只有在企业与员工无约定的情况下，按照专利法实施细则制定的法定标准执行对职务发明人的奖励和报酬： 1）奖励：专利权公告之日起3个月内发放奖金，发明专利奖金不少于3000元，实用新型专利或者外观设计专利奖金不少于1000元。 2）报酬：在实施专利后，每年不低于2%的实施发明或实用新型专利的营业利润，0.2%的实施外观设计专利的营业利润，或者一次性报酬；许可专利的，不低于10%的实施许可使用费。 但是，专利法中关于报酬的法定标准低于1996年制定仍然现行有效的促进科技成果转化法（成果转化法）的规定。在成果转化法中规定，单位应当提取不低于20%的转让取得净收入，实施许可的，连续3到5年提取5%的新增留利，对完成该项科技成果及其转化做出重要贡献的人员给予奖励。 因此，在跨国公司决定中国员工的奖励或者报酬政策时，可以适当参照现行法律的标准，总体考虑到发明人的工作职责和已经取得的工作报酬，发明人对该发明的贡献度，他人或公司物质技术条件在该发明中的作用，产品的销售额，职务发明在最终销售产品中的贡献度等因素。公司可以采用多元化奖励报酬的方式，包括传统的薪酬、项目奖金激励、股票期权、额外培训、特殊福利、职位提升等。中国法院虽然没有如同日本蓝光案那样的巨额职务发明报酬案例，但是如果公司基于员工的职务发明获得的巨大商业利润与员工所获得的奖励与报酬差距甚远时，不能完全排除员工撤销合同并要求获得额外奖励与报酬的请求获得法院支持的可能性。 另外，在专利法实施细则中对企业限定为“被授予专利权的单位”，也就是说，在授予专利权前或者对于没有授权的专利申请，法律并没有强制要求企业奖励职务发明人。 四、法律建议 跨国公司大多数是西方国家所属的公司，母公司一般适用英美法系。中国法律归属于大陆法系，与英美法系在很多法律规定细节方面是完全不同的。因此，在子公司法律策略制定上，跨国公司需要首先熟悉中国的法律体系，遵循中国法律的规定，并参考本地律师的建议。 跨国公司在管理中国职务发明时，包括判断和决定在中国产生的发明创造是否为职务发明创造，可以参考中国与西方法律制度的差异，同时借鉴母公司本地职务发明管理经验，采取审慎的态度以及设定相对较为宽泛的判断标准，签署符合中国法律的职务发明转让协议，支付职务发明人合理报酬，制定完善的职务发明管理制度，以期降低未来的法律风险。

职务发明制度改革论点综述 篇3

关键词：职务发明,职务发明制度,科技创新

1 问题的提出

历史经验证实,单纯的公有制不足以激励社会生产力的发展。在总设计师邓小平的主导下,我国在1978年开始大规模的改革开放,主要路径是清晰化产权,使劳动者能从自己的劳动成果中直接收益。但这一改革趋势在个别的法律制度中并未得到贯彻落实,然而这些法律制度对社会的影响却不容小觑,以至于需要专题研究去确证其社会效果。

具体来说,发明制度的建立与改革开放同年,1978年《发明奖励条例》规定“发明属于国家所有”。1984年通过现行专利法,该法第六条规定,“专利申请被批准后,全民所有制单位申请的,专利权归该单位持有。” 1992年国家对1985年施行的专利法进行修改,但这次修改并未涉及职务发明制度。2000年,为了进一步激励创新,国家第二次修正了专利法,规定专利归企业所有。2009年专利法第三次修订。为此,负责起草的有关部门在研究报告的基础上公开了征求意见稿,当时公开的征求意见稿中,职务发明制度已经将“主要利用单位的物质技术条件完成的发明创造,”不再作为职务发明,职务发明制度取得了长足的进步。但是,这一修改建议始一露面就受到了保守派的批评。这使得立法者认为这个问题在学理上仍存争议,由于缺乏双方有效的论战,在改革派未及反击的情况下,维稳的思潮占据了上风。结果,在草案提交表决时,尝试修改了的职务发明制度又回到了从前。在这种情况下,继续论证职务发明制度改革的必要性成为改革派未竟的事业。现有的职务发明制度的合理性问题仍然悬而未决。正反双方在理论上的交锋仍在继续。因此,适时地总结和梳理双方的观点,并借此把握问题的焦点,摆明各方的诉求是非常重要的。这可以使学界对该主题的研究提升到一个新的层次,避免重复研究和学术创新踌躇不前。这是一切学术研究的必经阶段和路径选择。

2 职务发明的类型说

2.1 支持类型说观点的学者的意见

这些学者主要强调,由于投资等经济行为所形成的完成发明创造的社会条件不同,发明这一人类行为可以分为各种不同的经典类型:一是自由发明,在这种组织条件下,发明的一切投入——包括物质和智力投入——都是发明人完成的;二是委托发明,在这种生产条件下,各种投入是由委托人和被委托人通过合同约定的;三是任务发明,可以定义为“为完成单位安排的任务所完成的发明创造叫做任务发明”,在这种组织条件下,单位除了提供发明所需的物质技术条件外,还要支付发明者的工资报酬,以及必要的辅助资金和技术条件;四是自主发明,这里的“自主”是指推动发明创造完成的主导力量是发明者的自由意志,而不是单位的意志,可以定义为“非完成单位的任务但是却主要利用单位的物质技术条件所完成的发明创造叫自主发明”。传统的职务发明在类型上可以区分为任务发明和自主发明。为了清晰地说明两者的异同点,需要进一步剖析职务发明投资的构成要素。一般来说,一项职务发明的完成需要具备几项基础条件:(1)认识因素(是指认识到某种生产技术可以继续进行技术创新);(2)意志因素(开展相关研究实验的决心);(3)行为因素(研究行为的人力资本的费用由谁承担);(4)主要物质技术条件的投入(研究所需的物质、实验条件等);(5)辅助资金的投入(研究过程中流动资金和零部件的投入);(6)风险承担(技术开发失败前期投入落空的风险);(7)申请和维持职务发明专利的费用。就任务发明来说,从发明创造的若干组成因素来看:(1)认识因素是单位认识到生产工艺中某部分可以实现技术创新;(2)意志因素是单位为贯彻自己的意志而聘请研究人员开展相关研究;(3)行为因素是研究者从单位领取薪水开展相关研究,或者说单位为研究者的研究行为支付工资薪水;(4)研究的主要物质技术条件由单位提供;(5)研究所需要的辅助资金由单位提供;(6)技术开发失败的风险由单位承担;(7)申请专利的费用由单位承担。就自主发明来说,从发明创造的若干要素来看:(1)认识因素是发明人认识到生产工艺中某部分可以实现技术创新;(2)意志因素是发明人为贯彻自己的意志而独自或者联系其他人共同开展相关研究;(3)行为因素是研究者的研究行为不从外部获得报酬;(4)主要物质技术条件的投入是使用单位的既有工作条件;(5)研究所需要的辅助资金由发明人自己筹集;(6)研究开发失败的风险由发明人承担;(7)申请专利的费用和维持专利的费用由个人承担。就任务发明和自主发明比较来看,除了主要物质技术条件是单位提供的以外,其他的皆不相同。因此两者不是同一种法律关系,也就是说不是同一种理念类型。而目前的专利法粗糙地将两者按照同一种法律关系来处理似有不妥。

持这种观点的学者很多,例如,何敏、肇旭认为:“通过比较各国雇员发明类分的立法实践,我们认为,雇员发明分为下述四种基本类型较为恰当:任务发明、职责发明、岗位发明和自由发明。”(何敏、肇旭) 张秀玲认为:“发明创造的完成,一般来讲,离不开两个要素:一是人的要素,即人的智力劳动的投入;二是物的要素,即物质与资金等的投入。其中,人的因素是关键。”(张秀玲) 还有,郑启斌认为:“我国专利法将职务发明创造分为两类:执行本单位工作任务完成的发明创造和主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造。……对于后者,单位并非有意追求发明创造成果的出现,可能是无意之举,通过赋予专利权予以激励的意义不大,而且这样的发明创造可能与单位的业务范围无关,将专利权赋予单位反而可能造成技术的闲置,不利于促进技术实施。”(郑启斌) 。另有袁晓娟认为,在主要利用单位物质技术条件的情况下,发明创造的构思是发明人自己提出的,这一构思的产生完全依赖于发明人意志。完成技术方案的过程也充分体现了发明人的意志。在这一过程中发明人作出了创造性的贡献。发明的风险也由发明人自己承担。因此,该类发明应该归属自主发明而非职务发明。(袁晓娟,2006) 李红卫也持类似观点,他指出,对于“执行本单位的任务”和“主要是利用本单位的物质条件”完成的发明创造应当进行区分,前者采取“雇主优先原则”,而后者应当采取“发明人优先原则。”(李红卫,2008) 刘翠等人也认为:职务发明问题的“主要原因是我国职务发明的范围确定要经过两次界定。……前一次以契约规定的责任和任务为依据,界限比较明确。第二次范围比较宽,若掌握不好,可能限制雇员灵活创造的空间并引起纠纷。” (刘翠,2008)

2.2 持反对观点的学者的意见

对于职务发明的类型化说,反对的学者几乎没有什么反对的理由。存在一种观点认为,如果是利用单位的技术秘密则应将其归属为职务发明,主要利用单位其他的物质技术条件完成的发明创造则作为自主发明处理。这种考虑的论据可能是顾及技术秘密未公开宣布,发明人利用了非公有领域的知识,也就是说这种发明并非完全来自于发明人的知识储备,还利用了雇主未公开的技术信息。例如,康建辉等人认为,“应将专利法规定中主要利用单位物质技术条件改为利用单位技术秘密,缩小物质技术条件的范围。”他指出,单位的技术秘密因没有对外界公开,发明人可以利用其进行创造,完全是出于本职工作的性质或特殊地位造成的,因此将利用单位技术秘密的发明创造认定为职务发明也保护了单位的利益,与反不正当竞争法对技术秘密的保护相互补充。”

2.3 笔者的观点

但是笔者认为利用技术秘密的发明仍然是发明人智力劳动创新的成果,企业技术秘密保护的技术其他人是不能公开申请专利的,申请专利的技术是在技术秘密的基础上开发的更先进的技术,因此,其研究进程仍然主要是由发明人推动的。发明制度的设置不能因为任何理由阻碍创新的发展,鼓励创新是职务发明制度的首要价值。因此将这类发明简单地归为任务发明显然是不合适宜的。在技术进步的链条中,不能因为中间有一环技术秘密,以后就再也不能发明专利技术了。

3 职务发明的发明人归属说

3.1 支持发明人归属说观点的学者的意见

许多学者从自然权利的角度看待职务发明问题,他们认为发明的实质是信息符号,发明来自于发明人的创造性劳动,应该在初次分配中将发明的自然权利给予发明人,然后在二次分配中再权衡各方利益。他们有的强调发明的自然产生过程;有的则采用历史比较的方法引证其他国家的法律与中国目前的国内法的异同点来证成自己的观点。

3.1.1 强调职务发明的自然权利归属的学者的观点。

例如肖宁洪认为:“劳动者在雇佣关系下的职务发明行为所出卖的只是劳动力的使用权,劳动者自身享有劳动力的所有权。职务发明行为是基于大脑的创造性思维而产生的,而劳动者是这种大脑的创造性思维的天然所有者,除事先的协议转让外,这种大脑的创造性思维所产生的职务发明创造自然归属于劳动者。另外,从创造性劳动与劳动价值论的角度我们也可以得出以上结论。”(肖宁洪,2009) 从创造性劳动的角度,蒋满元认为:“如果创造性的劳动能比一般性的单位劳动实现更多的个人利益,那么纵然是比较辛苦,劳动者仍会倾向于选择创造性的劳动。”(蒋满元,2007) 另有刘效敬认为:“发明人的创造性劳动对该智力成果的产出起到了关键作用。以按劳分配和多劳多得的分配原则来衡量,起到最主要作用的职务技术发明人理应获得相应回报,合法地成为我国职务发明成果的原始权利人。”(刘效敬,2007) 从劳动价值论的角度蒋小慧认为:“劳动是商品价值的惟一源泉,发明人付出了创造性的劳动,理应享有职务发明的原始权利。” (蒋小慧,2007)

3.1.2 中外法对比研究的学者的观点。

例如,沈映春和蒋秀秀认为:“在专利权归属方面,国外主要有两种原则,一种是“发明人优先”,另一种是“雇主优先”。在这点上,美、日有着共同之处,都遵循了“发明人优先”原则,但程度有所不同。……相对于美国和日本,我国更倾向于“雇主优先”原则。” (沈映春和蒋秀秀,2009)专利法在对职务发明的定义中忽视了职务发明人的地位和作用,对发明人的权益保护不够,这样直接导致两个方面的问题:一方面,由于对发明人的激励不足,发明人没有足够的动力进行创造,从而浪费了大量人才和智慧;另一方面,由于发明人没有申请专利的权利,因而不必对成果的创新性和质量负责,从而导致大量垃圾专利的发生。另有傅剑清、李艺虹认为:“职务发明创造从申请到实施的全过程由单位完全控制,发明人没有任何制衡手段。在目前制度尚不健全的情祝下,许多单位将有价值的职务发明创造成果束之高阁。科研人员虽然了解发明的价值,却无权实施职务发明的成果,当发明人想对原有技术进行改进时,也往往因没有单位的许可而无法进行。通常情祝下,围绕这项技术进行的创新活动就此嘎然而止了。发明创造活动失去了延续性和持久性。” (傅剑清、李艺虹,2006)

3.2 反对发明人归属说观点的学者的意见

对于专利权的归属问题,保守派认为应归于企业,保守派的部分学者通过比较国内外发明专利的实施率得出结论,认为中国与外国相比发明的实施率较低,如果将职务发明转化为自主发明会进一步降低实施率。

例如,安迪言认为应该将专利赋予企业,同时让劳资双方通过市场确定双方的权益。他认为给职务发明人具体的奖励金和分成比例加大了企业的负担。他说“企业作为商业组织以及市场经济的主体,比发明人更有能力将职务发明创造转化为商业收益。因此从根木上讲,职务发明人的利益得益于企业的良性发展。如果企业发展欠佳,作为员工的发明人的利益就成为无本之木、无源之水。”(安迪言) 另有马新城认为,“我们不能忽视这样一个事实:由于受市场发育程度的限制,目前中国非职务发明的转化率不足50%,也就是说,把更多的发明创造归入非职务发明中也并非就是出路。” 此外,王鸿认为,“职务发明法律制度的功能就在于确认物的投入重于智力投入,所以职务发明的第一受益人是单位而非发明人。” 蒋逊明、朱雪忠认为:“宜将利用本单位物质技术条件所完成的发明创造归属于发明人或者设计人所在的单位,至于由此可能产生的不公平,则可以通过完善对发明人或者设计人的奖励和报酬制度并加大其实施力度予以矫正。”

3.3 笔者的观点

但笔者认为职务发明的实施率低的原因恰恰在于非市场化分配职务发明成果的奖励机制上。发明者为了得到奖励,只关注是否完成了发明创造,而不关心发明创造的市场效果。也就是说,他们加大了发明创造的新颖性和创造性,却有意无意地忽视了实用性。因为按照目前的利益分配模式,发明人的利益是获得奖励,而单位的利益是将专利转化为生产力,所以,发明人在专利申请之初就不太关心专利的实施问题。而专利能否有效地实施,最有发言权的却是发明人本人。它的技术特征是什么,商业前景是什么,“春江水暖鸭先知”。因此,只有将专利权赋予真正了解专利的人,才更容易实现专利的转化实施。所以将专利归于发明人,由发明人通过市场获取收益,既能解决专利产出过少的问题,也能解决专利的低转化率问题。因为如果专利不转化为生产力,发明人就没有任何经济收益,他前期的投入就会化为泡影,所以发明人会极力推动发明成果的转化实施。其实个人所有并非专利就不可转化为单位所有,改革者的意愿是借此保护发明者的利益、激励发明创造。日本和美国作为专利归发明人所有的典型,其专利的转化率照样很高。反对的学者总是假设如果专利为发明人所有它就永远为发明人所有。实际上专利的所有制就像粮食最初为农民所有,它必然要被其他阶层所有并消费一样。对于粮食问题,我们不能简单地直接规定农民产的粮食归国家或者归其他需要粮食的阶层所有,然后再去补偿农民,这种做法已经被证明是不合时宜的制度安排,历史上的事实已经证明这种制度安排缺乏活力,所以就有了1978年的改革开放,粮食生产实行联产承包,结果带来了粮食生产的大发展。

其次,在数量上显现出的自由发明比职务发明转化率低的现象不是因为其所有关系不同造成的,而是两种专利的技术特征不一样造成的。目前,个人发明的创新大多是非定向开发的创新,目的不是直接服务于经济生产,而是直接服务于社会生活。一般情况下,这些发明的创新程度不大,技术产品本身欲实现的社会功能的可替代性强,所以导致了低实施率。如果同样一批专利,采取个人所有肯定比单位所有具有更高的转化率,这是被各种经济体广泛证明的事实,生产资料的个人所有往往更具活力和竞争力。相反地,单位所有因为其不可避免的代理管理制从而增加了交易的成本,更加不利于专利的转化。美国干脆不允许单位申请专利,单位的专利必须来自于发明人的转让,美国也没出现过低转化率的问题。所以,就专利来说,关键是要高产出,依靠市场调节,就会出现切合市场的专利;反过来,如果依靠奖励来调节,就会出现难于转化的专利。

4 提高发明人报酬说

4.1 支持提高发明人报酬说的学者的观点

许多研究者在对比了国内外给予职务发明人报酬的规范后,认为我国给予职务发明人的报酬比例过低,这阻碍了职务发明的产生。因为职务发明的核心是符号信息,所有这些要依赖于发明人的创造性劳动。对这种劳动的激励不像其他可视物那样,可以通过计件或者计量来实现,而必须依赖于包括物质利益在内的激励措施。甚至有的研究者计算出了职务发明应然的分配比例,有的研究者则比较了国内外的相关规定,通过历史比较法来证成自己的观点。

例如,万小丽博士和张传杰博士利用修正的柯布—道格拉斯生产函数算出了各方的分配比例,值得一提的是他们计算出的比例,是在企业主动投资研发专项技术的情况下,发明人应得的收益比例。从实证分析计算的结果看,我国大中型企业的创造性智力劳动对职务发明的贡献率为5.4%,而高校为23.8%。该结果表明企业的创造性智力劳动的贡献率较低,而高校相对较高,因此企业和高校的职务发明收益分配比例也应该有所区别。(万小丽和张传杰,2009) 但是,两位博士没有想到的是,政府对投入科研的资金是免税的,企业为了避税,可能故意虚增了科研的投入资本金,导致科研资金的统计数量增加。如果他们的研究成果是确实可信的话,那么投入院校的资金科研产出更高,投入企业就更低,也就是同样的技术劳动者在不同的单位创新力就不一样,结论有悖常理。因此,院校的计算比例应该是比较贴近真实的。而且,现在的职务发明制度把非单位主导的主要利用单位的物质技术条件完成的发明也计算成了单位投资,实际上,这部分发明主要是由发明者的创造性劳动完成的。这在计算中减损了创造性智力劳动的贡献率。所以,笔者认为发明人的贡献率23.8%更正确一些。

还有,朱一飞认为:“出现职务发明创新活动难于监管现象的根源在于人力资本所具有的特殊属性——即其所具有的“人身依附性”(也可称为“人力资本的专用性”)。……解决上述问题的根本途径,是建立有效的对人力资本所有者的激励机制。”(朱一飞,2007) 冀勇、葛煦认为:“尽管专利法规定职务发明人享有专利收入的分配权,但因缺乏具体的操作办法,在实施中,企事业单位往往强调职务发明归单位所有,而缺乏对职务发明人应有的激励机制。”(冀勇、葛煦,2006) 上海大学知识产权学院陶鑫良教授于2007年10月10日在北京华侨饭店所作的有关《专利权归属与职务奖酬若干问题》的报告中指出,根据有关权威机构对国内近年职务发明专利报酬情况抽样调查显示,职务发明人做出某项职务发明后,56%的单位选择了根据《专利法实施细则》第74条的规定给予职务发明设计人一定数额的奖励,但并没有给发明人、设计人应有的职务发明报酬:36%的单位甚至不给发明设计人任何的奖励与报酬;仅有8%的单位给发明人比较多的奖励以及部分报酬。(陶鑫良,2007)另有张洪吉认为:“发明创造能够取得的成就以及成就的高度在很大程度上还是取决于发明创造人本人的创造力。对发明创造者进行激励的一个重要手段就是进行奖励。”(张洪吉,2008) 认为在职务发明制度中,目前的政策不利于发明人,从而不能激励发明人开展发明创造的学者还有其他20余名,他们的观点大致类同,这里就不一一评述了。

4.2 反对提高发明人报酬说的学者的观点

反对提高发明人报酬说的学者认为给予发明人过多的报酬会挫伤雇主从事创新的积极性。但持这一观点的学者非常稀少,在已经公开的文章中,只有一名作者持这一观点。例如,对于职务发明,温旭强调,当前法律所规定的职务发明奖酬制度如果严格执行的话,会出现以下两种后果:首先,企业需要增加大量的人力和投入来计算“报酬”,使得经营管理负担加重;其次,企业还要面对发明人由于不满意企业计算出的“报酬”的合理性而提起诉讼这一巨大法律风险。温旭还认为,过度强调对发明人的保护,企业与发明人的利益都会受到损害。企业除承担对发明方向的选择、资本投入、建立组织、制定计划、招用员工和开辟市场等巨大投入外,还要承担由于发明创造本身及市场的不确定性所带来的高风险。

4.3 笔者的观点

持反对观点的学者坚持认为,如果优先保护发明人的利益,就会打击单位从事创新活动的积极性,单位可能不愿将其科研资源投入研发活动,从而最终影响到我国科技水平的整体提升。这一论点的错误在于自己忘掉了自己的论题,实际上,这里讨论的就是谁具备认识因素和谁具备意志因素的问题。在单位立意投资创新的情况下,那就是典型的任务发明,在这种情况下,专利权作为私权,投资的双方可以任意约定彼此的分成;而在单位没有决意创新的情况下,单位永远也不会像他说的那样“不愿将其科研资源投入研发,发明人将无用武之地”,因为单位是拟制的,单位要生产必须将物质技术条件交给个人,在这种情况下,单位不要创新,个人就要创新,职务发明制度的意义就在于形成科技研发上的竞相投入局面。单位决意投入时就产生任务发明,单位不投入时就产生自主发明。两者法律关系是清晰明确的,同是发明专利产生的两架马车之一。实际上,“科学技术是第一生产力”,科技进步是企业竞争生存的必不可少的手段。依照目前的法律制度,社会上也还没有出现仅依靠文化资本而致富的发明家。更多的倒是因为在职务发明分配中因掌握经济资本而变得更加富裕的雇主。这是普遍存在的现象,浏览一下福布斯富豪榜,数一数其中有多少科学家就可以得出结论。

我国职务发明专利权归属模式探析 篇4

我国职务发明专利权归属模式探析

■李银霞

目前，我国《专利法》关于职务发明专利权的归属仍然存在问题，对发明人的保护力度不够，不利于激发发明人创造的积极性。文章通过对国外职务发明专利权归属模式的分析，提出完善我国职务发明专利权归属的建议，以鼓励创新和促进职务发明成果的转化运用。

一、国外职务发明专利权归属模式

（一）“雇主优先”模式

即不管是否有约定，职务发明的原始权利归雇主所有。如英国法律明文规定雇员发明属于雇主所有，非职务发明属于雇员，但可以协议转让给雇主。当雇员发明属于雇主时，雇主应支付报酬给雇员。另外，英国还规定，“根据有关协议非职务发明的任何专利或申请案的权利或申请案签发的独占许可证转授给雇主的，雇员有权根据转授或赠授合同中规定获得利益之外，还有权根据雇主从该专利取得利益或可望取得利益要求雇主支付一定的报酬”。

（二）“发明人优先”模式

即职务发明的原始权利归发明人所有。日本和德国即采用的这种模式，如日本现行《特许法》（即专利法）规定，在职务发明的情况下新技术的专利权属于雇员。即使当公司和雇员在合同中约定在公司开发的新技术的专利权转移于公司，这些公司必须给雇员提供合理的报酬作为对职务发明的补偿。即使公司和雇员在合同中注明公司在职务发明中不必支付任何报酬，这样的合同条款法庭认为无效。当雇员提起诉讼，并要求公司提供合理的补偿，公司必须支付。

（三）“约定优先”模式

即根据当事人在合同中的约定来确定职务发明成果的归属。美国是采取这种模式的典型国家，如在美国，虽然没有在专利法中明文规定职务发明的归属问题，但一般情况下是按照雇佣合同的约定来确定，当职务发明事项在雇佣合同中没有充分说明时，新技术的所有权决定于雇佣合同的特点。一方面，如果聘用雇员是为了发明，新技术被认为是职务发明并且它们的权利属于公司，公司获得该技术的所有权利。另一方面，如果雇用雇员不是为了发明，但是雇员利用公司的资源成功地开发出新技术，雇员得到新技术的专利权，但是，这些公司获得非独占许可使用权而可以免费使用。虽然公司没有独占许可使用权，但这些公司可以在公司的生产活动中免费使用新技术。

二、我国职务发明专利权归属模式

我国《专利法》第6条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”、第二款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”由此可以看出，我国职务发明专利权归属模式属于“雇主优先”原则为主，兼采“约定优先”原则，即主要分为两种情况，一是“执行本单位的任务所完成的发明创造”，无论有无约定，该发明创造的申请专利的权利和专利权都属于雇主；二是“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，可以对专利权的归属进行约定，若无约定的情况下属于雇主所有。

三、我国职务发明专利权归属模式的完善

知识产权制度的设立主要在于鼓励创新、促进知识产权的转化运用以及平衡当事人之间、当事人和社会公众之间的利益。职务发明专利权的归属直接影响到发明人的创新活动以及专利的转化运用。因此，对于职务发明专利权归属模式的设计应当以激励创新和促进成果的转化运用为目的。

首先，根据我们先行《专利法》第6条的规定，对于“执行本单位的任务所完成的发明创造”采取“雇主优先”原则是无可厚非的。但在这种情况下，必须完善对发明人的补偿机制，这样才能给发明人带来更大的动力，使其精力主要投入到研发中去。应当完善“一奖两酬”制度，提高奖金标准和提高报酬的比例。

其次，对于“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”，按照我国《专利法》第6条的规定，采取的是“约定优先”原则。而本人认为对于这种情况应当采取“雇员优先”原则，因为虽然我国《专利法》规定对这种情况可以进行约定，在无约定的情况下属于雇主。但是在实践中，相对于单位而言，发明人处于弱势地位，发明人一般很少与单位签订合同对此事项进行约定，因此大多数情况下专利权仍然属于雇主，不利于对发明人的保护。对于这种情况，本人建议我国借鉴日本的做法，规定利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，原权利属于发明人所有。发明人可以将此专利转让或许可给其他单位获取转让费或者许可费，也可以将此专利权转让给本单位，本单位对发明人给予合理的补偿，这种补偿应当和发明人将此专利许可给其他单位的许可费用相当。这样可以很好地激励发明人进行创新。

四、结语

对我国职务发明专利权归属模式按照不同模式进行区分，不但可以确保单位对职务发明专利的所有权，也可以确保发明人的合法权益，有利于单位和发明人之间的利益平衡，以及最大限度的激励创新，有利于提高发明人的研发能力，提高国家的创新水平，对于提高我国的科技竞争力具有重大的作用。

[1]张小玲.职务发明专利归属模式比较研究[J].研究与发展管理，2007（12）.

[2]李刚.德国雇员发明制度对中国的启示[J].经济研究导刊，2008（19）.

职务发明制度 篇5

专利是世界上最大的技术信息源, 是技术信息的载体, 据实证统计分析, 专利包含了世界科技信息的90%-95%。[1]专利授权有职务和非职务之分, 我国《专利法》第六条规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后, 该单位为专利权人。非职务发明创造, 申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后, 该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造, 单位与发明人或者设计人订有合同, 对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的, 从其约定。”[3]世界各国专利立法中对非职务发明的专利权归属基本采取了比较一致的做法, 即非职务发明的专利权归发明人所有。事实证明, 越是发达的国家非职务发明的比例越小, 日本大概是20%多, 美国也不会超过一半, 而我国的非职务发明占到了一半以上。[4]

医药产业是目前我国在世界上极少数具有明显优势也是发展最快的的产业之一, 近几年我国医药产业整体规模在不断壮大。而专利作为无形资产和竞争武器的重要价值, 是产业技术创新的必要保障。专利数据具有反映产业发展趋势与自主创新能力的重要功能, 是衡量技术创新的重要指标[2]。如何对研制成果有效地进行专利保护在整个医药行业发展和企业管理的层面来说都非常重要。

本文运用专利信息分析方法研究我国医药专利中职务发明和非职务发明存在的问题并探讨相应的对策, 以期可以帮助企业了解医药领域专利的布局, 为技术预见指标体系的建立和对策研究提供依据, 希望对医药产业的发展起到促进作用。

2 分析与研究

国际专利分类 (International Patent Classification) 是世界各国专利机构都采用的专利分类方法, 它对于专利检索几乎是必不可少的工具。本文遵循客观全面的原则, 通过检索专利数据搜索引擎Soo PAT (http://www.soopat.com/IPC/Index) 和国家知识产权局 (http://www.sipo.gov.cn/) 中的专利信息查询平台, 检索IPC分类号“A61P” (化合物或药物制剂的治疗活性) 并结合主题词, 统计出大量的数据并加以分析。但需要指出的是, 因统计数据的庞大, 本文所选的国际专利分类“A61P”是一个化学药、植物药和生物药等治疗活性混杂的类目, 并不能代表医药专利的全部。而且本文按照年份统计数据并进行对比, 希望通过对数据的分析从以下几个方面来对国内医药产业职务发明和非职务发明专利的现状进行一定的研究:

2.1 申请量与授权量

众所周知, 专利申请量、授权量能准确地反映权利人对专利权的实际拥有量。近年来国内职务发明专利的申请量与授权量都有上升趋势, 但与国外相比, 比例依然偏低。本文依据国际专利分类号“A61P”通过对我国2001年至2011年专利法律状态的检索, 统计出此期间国内医药专利中职务发明和非职务发明的申请量与授权量, 并分析其授权比例, 如表1所示。

医药产业的专利类型是发明专利和实用新型专利, 发明专利占主导地位。其中, 发明专利和实用新型专利的申请量与授权量各在职务发明和非职务发明中所占的比例如图1所示。

近十年 (2001-2011年) 逐年来国内医药产业职务发明与非职务发明申请量与授权量及授权比例比较如图2。

如果非职务发明专利的申请量占专利申请总量的比例较大, 说明我国的知识产权保护现状不容乐观, 整体科技实力和自主创新水平有待加强。因为一项专利的实施需要具备足够的人力、财力、物力等条件, 而非职务发明专利者一般不具备上述这些条件, 自己实施的可能性很小, 所以职务发明专利比非职务发明专利具有更高和更可靠的实施率。[5]

从表1和图2可以看出, 近十年医药专利职务发明的申请量及授权量远远高于非职务发明的申请量及授权量, 这说明在医药行业, 我国知识产权界长年专利申请人结构不合理的问题, 近几年有了根本改观。由图2, 近几年医药专利申请量和授权量都在持续快速地增长, 2009年达到顶峰。这说明我国加入WTO后, 由于知识产权战略的实施, 知识产权意识不断提升, 寻求专利保护的观念已被越来越多的企业和个人所接受, 我国的医药研发能力在飞速发展。中国专利法的第三次修改在2008年12月27日通过, 提高了专利权的授权标准, 修改后的专利法自2009年10月1日起施行, 所以2009年后生物医药专利的申请及授权量开始有回落。以上的分析表明, 十年间我国医药专利的发展趋势还是相当可喜的, 但是, 从图2及表2可以看出, 我国医药专利的授权量仍然很低, 非职务发明的专利授权量更是远远低于职务发明的专利授权量, 这说明在医药产业, 我国的专利水平与国外还存在一定的差距, 专利申请从数量大向质量高的转变仍有很长的路要走。而从表2又可以看出, 我国无论是职务发明还是非职务发明, 专利授权量都是逐年递增的, 说明在我国的医药产业, 专利申请和授权中的“含金量”越来越高。这一方面是由于市场竞争的需要, 另一方面也是我国加大政策引导的结果。当然, 从量变到质变需要一个过程, 我国的知识产权制度需要不断地完善, 我国的科技人员特别是非职务发明人要加强知识产权意识, 善于运用知识产权制度有效地保护自己的知识权益。

2.2 复审

根据专利法及其实施细则的规定, 专利申请人对国家知识产权局驳回申请的决定不服的, 可以自收到通知之日起三个月内, 向专利复审委员会请求复审, 这是对专利申请被驳回的后续补救程序。专利申请复审决定包括以下两大类:一种是撤销原驳回决定, 专利申请将恢复到作出驳回决定前的状态, 国务院专利行政部门继续进行审查程序;另一种是维持原驳回决定, 即复审请求的理由不成立, 驳回复审请求。本文通过国家知识产权局专利复审委员会提供的信息平台, 依据国际专利分类号“A61P”, 对2001年至2011年国内此类医药专利的复审情况进行统计, 并进行分析, 发现此期间向专利复审委员会请求复审的都是发明专利, 无实用新型专利与外观专利;而其中职务发明和非职务发明所占比例如表3所示。

通过表3, 结合表1庞大的申请量来看, 医药产业职务发明人特别是非职务发明人在维权过程中的弱势还是非常明显的。由上表3, 非职务发明中撤销原驳回决定的专利占申请复审专利的45.4%, 职务发明中撤销原驳回决定的专利占申请复审专利的60.3%。由于中国法律制度的不健全以及专利费用的成本角度考虑, 很多医药从业者对于维持专利申请不愿意继续投入精力。近年来, 随着我国专利申请量的大幅攀升, 专利复审请求量也在不断增长, 专利的有效与无效一直存在争议。目前, 仲裁是我国特别是非职务发明人避免大量诉讼的一条有效途径。仲裁是指争议双方共同约请仲裁机构对他们之间的纠纷做出公断, 当事人必须遵守公断结果的制度。国外通过仲裁解决专利纠纷已是非常普遍, 相对于两审终审的诉讼, 仲裁则显得较为简便快捷, 能够为当事人减少诉累。随着仲裁法的颁布实施, 希望越来越多的人开始了解、熟悉并选择仲裁方式来解决专利纠纷。

2.3 产业化

专利数据与产业创新水平联系紧密, 专利数据所包含的技术信息、法律信息与商业信息将科技和经济两大领域紧密结合起来, 专利指标与其他科技指标共同诠释产业信息和政策导向。但是, 专利数据无法直接反映行业的创新及专利保护状况, 同时, 医药产业存在产业涵盖技术范围广泛、技术界定难等问题。因此, 需要建立一座产业与专利技术领域之间的桥梁, 使我们能够更好地利用专利指标, 加强对医药产业的创新现状和发展前景的宏观掌控。

目前我国医药专利非职务发明申请量低于职务发明申请量, 说明我国医药专利水平并未产生虚高;但是专利授权量低, 说明创新水平和专利转化率低。特别是非职务发明里, 大约只有1%的专利产业化。中国发明协会发明转化促进中心主任助理刘清鹏在记者采访时曾说:“我们重点工作是大量非职务 (个人) 发明的创新推广工作, 推广的最关键因素还是发明人本身, 现在来说个人发明我们国家搞的非常好, 比例很高, 数量很大, 但是其中的优质项目不多。我们一年要接3000到4000个项目, 而且大约平均每个项目有三个专利。每年有大约10000项专利汇聚到我们这边。但最终能成功推广出去的1%都难以做到。”[6]

国际上通常的医药产业化模式是以企业为主体, 将专利买下再招募职业经理人团队组建一个公司进行管理和产业化开发, 以最初买进的专利技术为一个点向外辐射, 招募更多的科研人员、研发更多的项目来进行产业化。但是国内的医药企业总是依靠一两个科学家, 寄希望于其创造出惊人的业绩, 这种做法既不符合科学研发的客观现实需要, 也使企业的风险系数增大了很多。[7]产业化成果是很多科学家集体智慧的结晶, 而企业的领导者是需要具有知识资本的管理型人才。国家已经明确地提出了以企业为主体的创新型科技的发展思路, 使资本朝正确的方向流动, 但是需要时间进行转变。

结束语

不可否认, 医药产业在国内外市场上面临着激烈的竞争, 我国必须在完善专利法内容和执行力度的环境下, 增强专利权人特别是非职务发明人的专利意识, 加大产业化投入, 大幅度提升我国医药产业的自主创新能力和水平。

参考文献

[1]陈琼娣.专利计量指标研究进展及层次分析[J].图书情报工作, 2012, 56 (2) :99-103.

[2]丁佐奇, 郑晓南, 吴晓明.“重大新药创制”综合性大平台2007~2011年药学专利申请比较研究[J].中国医药工业杂志, 2012, 43 (10) :875-878.

[3]张韬.界定职务发明与非职务发明在中医药科研管理中的重要性[J].中国中医药科技, 1998, 5 (4) :231-232.

[4]黄日昆, 孙逸玲.基于专利信息分析的广西中药产业发展问题研究[J].图书情报工作, 2009, 53 (16) :90-94.

[5]毛开云, 陈大明, 江洪波.生物制药专利分析及对策[J].生物产业技术, 2011 (4) :70-77.

[6]民间发明人短板:缺乏企业家意识-访中国发明协会发明转化促进中心主任助理刘清鹏, 2011, 9, 26.

浅议职务发明的利益均衡 篇6

一、何为职务发明

从《专利法》可知, 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造是职务发明。通常认定职务发明有如下两类:一类是“资源标准”, 指该发明创造的完成主要利用本单位的物质技术条件。另一类为“职责标准”, 指该发明创造是在履行本单位的任务过程中完成的;按“资源标准”, 所谓“主要利用”, 即没有这些物质技术条件, 发明就完成不了, 这些物质技术条件对发明的完成起决定性作用[1]。“本单位的物质技术条件”, 即发明人所在单位的设备、资金、原材料、零部件, 以及处于保密状态的技术资料等。对于“职责标准”, 该发明创造是在履行本单位的任务过程中完成的有如下三种情况:1、该发明创造是在执行本单位交付的本职工作之外的任务的过程中完成的;2、该发明创造是在本职工作中完成的;3、该发明创造与原单位交付的任务或者其在原单位履行的本职工作相关, 并且是在人事、劳动关系终止后或者与退休、调离原单位后1年以内完成的。

二、目前我国职务发明的利益分配情况

我国《专利法》规定:单位享有职务发明创造申请专利的权利, 专利被授予后, 单位成为专利权人。同时对于发明创造的完成主要利用本单位的物质技术条件的专利, 引入了“合同优先原则”, 如果发明人或设计人与单位针对申请专利的权利或者专利权归属订有合同的, 如果合同是双方真实意思, 符合法律规定, 则以合同为准[2]。对于利益分配, 通过《专利法》和《实施细则》可知主要有如下3点:

(一) 允许单位与发明人或设计人约定奖励报酬

首先需要注意的是我国专利法第十六条规定了奖励的“合理”标准, 双方的约定必须符合该“合理标准”。其次, 虽然我国专利法第七十七条, 第七十八条对于发明人和设计人所享有的奖励和报酬有规定, 但是单位与发明人或设计人对于奖励和报酬的约定, 既可以大于该标准, 也可以小于或者等于该标准。最后, 如果单位与发明人或设计人约定的奖励或报酬不符合“合理标准”, 发明人或设计人可以向法院起诉。

(二) 职务发明创造奖金的标准

我国专利法规定, 一项外观设计或者实用新型专利的奖金的最低标准是1000元, 一项发明专利的奖金最低标准是3000元。如果单位与发明人、设计人有约定, 则按其约定。如果没有约定, 则按法定标准。

(三) 职务发明创造报酬标准

在专利权有效期限内, 对于发明或者实用新型而言, 单位每年至少应当将实施该专利所获得的营业利润的2%给予发明人或设计人作为报酬;对于外观设计而言, 单位每年至少应当将实施该专利所获得的利润的0.2%给予发明人或设计人作为报酬。当然双方可以参照上述标准, 一次性给予发明人或设计人相应的报酬;同时享有职务发明专利权的单位, 如果许可其他个人或者单位实施该专利, 那么发明人或者设计人有权获得不低于该许可费的10%作为报酬[3]。

三、我国当前职务发明的利益分配的缺陷

(一) 涉及职务发明创造的奖励与报酬的规定太宽泛, 标准不够细致

通过上文对专利法及其实施细则的分析可以看出, 法律对于发明人或者设计人的权益规定了“一奖两酬”, 但是发明人或者设计人该通过什么方式实现自己的权利, 或者具体通过什么途径去维护自己的权利并未做细致规定。同时对于奖励和报酬的标准不够细致, 法律只是规定了一个最低标准, 这对发明人或者设计人是极为不利的, 因为不同的专利价值不同, 理应按照不同的标准, 但是法律只规定了最低值, 从单位利益最大化的角度讲, 单位可能只会给予发明人或者设计人最低标准。而且应当注意的是, 单位实施该专利的营业利润和许可费具体数额, 发明人或者设计人是很难知道的。

(二) 发明人与单位地位不等, 机会不等

我国虽然拥有充足的劳动力, 但是单位仍然是强势主体, 作为劳动者的发明人仍旧处于弱势地位。相比较发明人而言, 单位在劳务关系, 谈判能力, 经济实力上具有明显优势, 所以单位一般强调职务发明专利理应归属单位, 在实践中也是通过最有利于自己的措施运用职务发明制度。加之目前就业环境不是很好, 工作压力较大, 发明人不到迫不得已是不会去得罪单位。职务发明制度的目的是遏制“单位吃肉, 发明人喝汤”, 甚至“连汤都喝不着”的状态[4], 要形成“单位吃肉、发明人合理共享”的利益均衡的状态。另外, 如果没有相应制衡措施, 任由单位完全控制专利从申请到实施的全部过程, 那么发明人的权益将很难得到保障[5]。所以, 为了实现实质公平, 有必要制定适应的强制性规范和对劳动者倾斜保护的措施, 以达到在利益分配关系中, 能使发明人和单位利益均衡。

(三) 对单位将专利搁置不用的情形未提及

现实中有的单位为了保护现有的利润和垄断地位, 将专利闲置于单位的管理下而不加以实施。表面上看专利并未实施, 没有获得任何利润。但实际上单位通过不实施专利已经获利了, 专利已经产生了价值。但按照现有的规定, 发明人或设计人却不能获得相应报酬。

(四) 不同的职务发明情况的利益分配未加以区分

发明人的创造性劳动和物质技术条件的投入通常被认为是完成创新的两个条件。职务发明的认定有两类:一类是“资源标准”, 另一类是“职责标准”。不同的标准, 不同的情形, 发明人与单位投入的劳动或者物质是不同的, 对不同情形应加以区分。发明创造的完成离不开物质技术条件的投入, 特别是当今很多发明都要以大量的实验为基础, 需要大量的资金, 设备的投入, 可以说物质技术条件是完成发明必不可少的。但是相比较物质技术条件, 本人认为发明人的创造性劳动更具有关键性作用, 所以必须对设计合理的回报给予发明人。但同时要注意到比起发达国家, 我国科学技术发展水平相对较低, 职务发明的创造和实施比起大的跨国公司更是偏低, 好的发明需要大量的资金投入, 要使企业能连续不断的投入科研中, 使投入与产出相协调, 使发明人和单位都能有利可享, 利益均衡。

四、实现职务发明的利益分配均衡的建议

(一) 职务发明人有获得额外报酬权利, 同时将补偿标准细致化

因为不同的发明具有不同的价值, 不能宽泛的只规定一个最低值, 而应对不同的发明区分对待, 设立不同的补偿标准。在专利法中应明确规定发明人有获得额外报酬的权利, 区分几种常见的情形, 分别设立合理的最低标准和原则性规定, 同时允许单位与发明人协商约定补偿比例。对于通过原则性规定得出的补偿数额, 发明人或者设计人可以提出异议, 最后由法院确定最终的合理数额。众所周知, 当今知识产权对于一个企业, 甚至国家的作用越来越重要, 相应的发明人通过专利实施的营业利润所获得的报酬比例也应提高。具体比例可以参见陶鑫良在《职务报酬的发明权属性及其创新激励探讨》中提出最低不低于20%, 各地区可以根据地区的发展情况制定不同的标准, 例如经济较发达地区最低标准可以提升至不低于30%[6]。

(二) 职务发明人享有知情权

为了扭转发明人的信息劣势, 不能由单位完全控制专利由申请到实施的全过程, 专利法应明确规定职务发明人享有知情权, 并规定相应细节。当企业单位与其他单位或个人签订许可合同时, 应通知发明人, 发明人享有查看合同并选择签订时是否在场的权利。对于企业自行实施该专利, 在准备实施时就应当告知发明人, 并且在年末将该项发明的营业利润统计表发予发明人查看, 发明人有异议可以向单位提出, 必要时可以向法院提出。

(三) 对单位不积极实施专利的情况加以规制

专利法将专利权归属于单位的同时, 应该赋予发明人实施请求权。当单位消极实施, 甚至不实施专利权的情况下, 发明人可以要求单位实施, 如果单位仍旧不实施, 那么发明人可采取一下途径保护自己的权利。首先, 发明人可以请知产评估机构评估专利价值, 请求单位按照专利价值给予相应报酬。如果单位仍旧拒绝, 发明人则有权选择和其他单位或者个人签订专利许可合同[7]。另外要注意的是, 在交叉许可, 母子公司使用专利的情况下, 虽然双方使用是无偿的, 但不可否认的是单位仍旧获利, 此时可以依照专利评估价值确定发明人或设计人的合理报酬[8]。

(四) 对不同的职务发明情形加以区分

结合“资源标准”和“职责标准”, 分析该专利的产生, 资源所占的作用和创造性劳动所占的作用, 合理的确定职务发明的范围, 具体问题具体分析, 首先确定该专利是否属于职务发明。然后根据单位的物质条件的投入量和重视程度, 以及发明者创造性劳动的作用, 同时结合该专利的价值, 确定给予发明者相应的报酬。最后, 该报酬的确定要达到使发明者有动力继续进行发明创造, 同时使单位可以更积极的投身科研当中, 加大资金、物质的投入, 使双方均感受到获利, 双方利益均衡。只有单位与发明者均有动力投身到发明创造中去, 才能实现科学技术的进步。

(五) 加强科技成果转化

专利的发明的最终目的是投入社会, 所以专利转化为成果至关重要, 在保护发明人的同时, 也要兼顾单位的利益。可以设立科技转化奖给予发明人, 鼓励发明人投身与专利转化中。同时政府加大对企业重大专利转化的扶持。

五、结语

二十一世纪是科学技术的时代, 各国均加强知识创新的投入, 部分国家更是将知识产权战略作为立国战略。职务发明对一个国家的创新至关重要, 如何加大专利的创造, 同时提高专利的有效转化, 是各国实现科学技术进步所必须解决的事情。通过本文可以知道, 我国目前职务发明仍旧存在很多弊端, 如何弥补这些弊端, 激励发明人更积极的投身发明创造中, 同时使企业单位能加大专利的成果转化, 加大物质条件的投入, 是我国目前需要迫切解决的问题。利益均衡符合发明者和单位双方的利益, 更符合专利法的立法宗旨, 我们需要做的是找到一个科学合理的利益均衡契点。基于我国知识产权保护相对落后, 科技发展水平不高的情况下, 在不改变专利权归属的情况下, 赋予发明者、设计者额外获得报酬的权利以及实施请求权是必要的, 同时细化各项规定及标准, 切实保障发明者的权益。

参考文献

[1]谭艳红, 黄志臻.试论我国职务与非职务发明专利权的权属界定及其完善[J].北京工业大学学报 (社会科学版) , 2011 (6) .

[2]杜美香, 常建锋.职务发明权利归属问题探析[J].法制与社会, 2008 (6) :272.

[3]国家知识产权局条法司.关于职务发明创造奖酬制度的完善[J].电子知识产权, 2010.

[4]陶鑫良.落实职务报酬, 保护知识产权[J].上海企业, 2006 (4) .

[5]李晓秋.职务发明权属制度变革的立足点[J].电子知识产权, 2006 (9) .

[6]吴汉东.知识产权年刊[M].北京大学出版社, 2007:143.

[7]李刚.论职务发明创造中的利益平衡[J].湖北经济学院学报 (人文社会科学版) , 2009 (1) .

职务发明制度 篇7

1 我国职务发明专利的权利归属概述

关于职务发明原始权利的归属, 当今世界存在两种权属模式。一种是以美国、日本等国为代表的“发明人优先原则”, 即职务发明专利的相关权利优先归雇员, 雇主可以通过公司管理制度或者劳动雇佣合同约定而获得权利, 该模式尊重发明人创造的事实行为, 呈现出很强的人格化色彩。另一种则是“雇主优先原则”, 即雇员完成的职务发明创造直接归雇主, 该模式是以劳动归属为中心, 尊重雇主的投资和管理贡献, 为专利权的归属抹上了一层经济实用主义色彩。

我国有关职务发明专利权属的规定是《专利法》的第六条, 该条是我国区分非职务发明与职务发明的准绳, 第1款属于强制性规范, 即将“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件”完成的发明创造归属为职务发明, 申请专利的权利和专利权人为单位, 当事人不得通过约定将职务发明变更为非职务发明;第3款属于约定性规范, 当事人可以通过约定将“利用本单位物质技术条件完成”的发明创造进行权利归属的划分。根据上述规定, 我国对职务发明专利归属是以“雇主优先为主, 约定归属为辅”为模式的。

但是, 如果我们仔细分析该条的规定, 可以发现该条款本身存在着很多模糊和争议之处。如第1款中的“主要是利用本单位的物质技术条件”与第3款中的“利用本单位的物质技术条件”两者之间的关系应如何理解?“利用”是否包括“主要利用”?如何认定发明人是“主要利用”还是“利用”本单位的物质技术条件?第3款的规定是否存在着将“非主要利用单位物质技术条件”的非职务发明, 通过合同约定改变为原始取得的“职务发明创造”情形?以上条款的模糊导致了职务发明实践认定的困难, 发明人与单位由此产生的争议也很大, 必然影响到相关专利成果的市场转化。

2 我国职务发明专利权利归属制度不利于职务发明专利的实施

我国《专利法》按照“雇员优先为主, 约定归属为辅”的原则对职务发明专利归属做出了规定, 看似充分照顾到了单位和发明人的双方利益, 但实际上却存在着诸多模糊和争议之处, 不利于职务发明专利的实施。

首先, 上述规定容易产生专利权归属纠纷, 不利于专利的实施。在实践中, 发明人都是“理性的经济人”, 自然会评估该发明创造的经济价值和可实施程度。如果发明人认为该发明创造容易转化实施, 经济价值较高, 必然想方设法避免“专利权人为单位”的情形出现, 强调该发明创造是“利用”而非“主要利用”本单位的物质技术条件, 因此, 现实中就出现了很多单位技术人员想方设法将职务发明申请为非职务发明专利的现象;相反, 如果发明人认为该发明创造不容易实施, 经济价值难以实现, 此时获得单位的奖励、补助对发明人来说则是一种“看得见的收益”, 尤其对于很多高校、科研院所的发明人而言, 对于不容易转化实施的发明创造, 申请为职务发明, 不但可以获得单位的奖励, 而且可以为自己以后申报课题、评定职称更为有利, 自然倾向为申报为职务发明专利。如此便会产生“不容易转化实施”的发明创造经常被申请为职务发明专利的情形;而对于“容易转化实施”的发明创造经常被申请为非职务发明专利, 为日后的专利权属纠纷埋下了隐患。甚至有些发明人, 为了避免此种问题的发生, 干脆索性不申请专利, 很多单位的科技工作者成为科技成果转化的“地下工作者”。如此一来, 很多获得授权的职务发明专利自身就不具备实施的基础, 自然不利于专利的有效实施。

其次, 上述规定看似维护了单位的权利归属, 但单位实施专利的实际效果却不甚乐观。目前我国职务发明专利主要集中在企业、高校、科研院所, 企业的职务发明专利实施情况比较理想, 但是众多高校、科研院所的职务发明专利的转化实施率却很低。据2013年教育部科技发展中心统计, 该年教育部共拨付给高校科研经费1170亿元, 专利许可及转让收入仅4.34亿元, 转化率不足0.4%。这是因为高校本身是非营利性事业单位法人, 科技成果转化对高校来说不是其第一要务, 科技成果转化效率如何对高校来说压力不大, 由此很多高校的科研成果转化效果不甚理想。以我校为例, 近三年来每年我校均获得超过100项以上的职务发明专利授权, 但鲜有成功的转化案例, 今年自治区科技厅首次给我校下达了4项科技成果转化的任务, 学校领导和科技管理部门都觉得压力很大。因为, 高校是非营利性事业法人, 很难担当好技术转化市场主体的角色, 让其作为科技成果转化的主体本身就是一个“童话”, 必须通过职务发明专利权属改革, 激发各方转化职务发明专利的积极性。

再次, 现行的职务发明专利权属规定不利于激发发明人的转化热情。由于职务发明专利的权利归属为单位, 那么最后专利权的许可转让、投资入股等均由单位实施, 那么就会出现发明人虽然知道该发明创造的价值, 但却无权实施职务发明的成果, 有些发明人甚至连知情权都难以保障, 因此影响了发明人自己实施该发明专利的积极性。事实上, 职务发明专利的产生具有共同的属性:单位提供物质技术条件, 发明人付出创造性智力劳动。对此, 有人形象地比喻发明人是职务发明专利的“母亲”, 单位是职务发明专利的“父亲”。但是现有的“职务发明专利权归单位”机制人为割裂了职务发明专利与发明人之间的“母子”关系, 没有了权利归属, 发明人对专利转化的决策就没有发言权, 许多职务发明专利就成为“有爹无娘”的孤儿科技成果, 自然不利于职务发明专利的转化实施。据统计, 我国职务发明专利前20位的高校专利权的平均年龄只有4.9年;全国高校职务发明专利平均寿命只有3年, 只交3年的专利维持费就被放弃了。

最后, 在现有职务发明专利权属制度下, 发明人的意愿与专利转化实施之间存在着“不对称”问题。根据我国《专利法》规定, 发明人虽有“署名和获得奖励报酬的权利”, 但是奖励和报酬主要和专利实施的效益正相关, 由于职务发明的权利归属为单位, 专利实施的效益则主要看单位的推广应用情况, 发明人自己无法控制。因此发明人真正看重的是“署名权”, 而非“奖励和报酬”, 当前我国大学和科研机构的职务发明占的比重较高, 获得“署名权”的发明人就可以在职称评定、科技奖励、课题申报、人才称号等方面获得收益。由此, 我国很多职务发明人研发职务发明的初衷并不是为了推广实施, 而是能否获得授权专利的“署名”, 这也是当前我国众多大学、科研机构职务发明专利“躺在实验室”, 实际实施率和转化率不高的原因所在。

3 创新职务发明专利权属制度, 促进职务发明专利的转化

3.1 对我国职务发明专利权属规定进行适当修改

当前, 正在进行《专利法》的新一轮修改工作, 各方对职务发明专利权属的修改也是智者见智, 观点不一。实际上, 任何法律条文的修改必须建立当前的现实需求之上, 当前我国的客观情况是职务发明专利的数量很多, 但是转化实施率较低。这就要求我们必须对当前的职务发明专利权属理念进行反思, 我们应当从偏重和引导职务发明创造, 转化为偏重和引导职务发明转化上来。依据当前我国职务发明专利实施率低的现状, 就需要对我国当前的“雇员优先为主, 约定归属为辅”职务发明专利权属制度进行一定的修改, 具体建议为增加“约定归属”的情形, 以提高发明人转化、实施职务发明专利的积极性和主动性。具体建议如下:第一, 明确“执行本单位的任务”所完成的发明创造为职务发明创造;第二, 建议继续保留“主要利用本单位物质技术条件”完成的发明创造为职务发明创造, 同时增加发明人与单位约定权属的相关规定, 比如规定发明人可以与单位通过合同约定为非职务发明, 或者通过合同约定为共有发明创造。实际上, 我国有些单位已经在该方面进行了实践探索, 如西南交通大学在2016年3月出台新规, 职务发明人可与高校共同申请专利;第三, 明确“利用本单位物质技术条件”完成的发明创造为非职务发明, 非依合同或其他约定不得改变其权利归属, 且禁止单位通过内部行为变更为职务发明。

3.2 积极探索职务发明专利权的混合所有制形式

在我国社会主义市场经济体制建设和改革过程中, 我国创造性地提出了混合所有制经济形式, 即在所有制结构中, 既有国有、集体等公有经济成分, 也可以有私营、外资、个体等非公有经济成分。混合所有制有利于盘活国有资产存量, 为实现政企分开创造了产权条件, 有利于国企转制, 促进了国民经济快速发展。在保持职务发明专利权属归单位的总原则下, 为了解决权利归属缺陷对职务发明专利实施的不利影响, 可以允许某些领域的制度创新。

对职务发明创造问题的几点思考 篇8

一、职务发明创造概念的界定及专利申请权和专利权归属的规定

职务发明创造的内涵, 按照《中华人民共和国专利法》第六条的规定, 就是执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。对这一定义, 《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条作了进一步的廓清:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造, 是指:在本职工作中作出的发明创造;履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;退职、退休或者调动工作后1年内作出的, 与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位, 包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件, 是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。”这便是职务发明创造的外延, 下面, 我们继续探析职务发明专利申请权和专利权归属的规定。

《中华人民共和国专利法》第六条规定:“职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后, 该单位为专利权人。”此条第三款规定:“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造, 单位与发明人或者设计人订有合同, 对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的, 从其约定。”

《中华人民共和国专利法》第十六条规定:“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后, 根据其推广应用的范围和取得的经济效益, 对发明人或者设计人给予合理的报酬。”《中华人民共和国专利法实施细则》第七十五条对该条作了更加详尽的解释:“被授予专利权的国有企业事业单位在专利权有效期限内, 实施发明创造专利后, 每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润纳税后提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利所得利润纳税后提取不低于0.2%, 作为报酬支付发明人或者设计人;或者参照上述比例, 发给发明人或者设计人一次性报酬。”

以上是我国现行《专利法》对职务发明创造概念内涵和外延的界定, 同时也规定了专利申请权和专利权的归属。

二、职务发明创造界定标准及专利申请权和专利权归属制度取得的进步

2001年7月1日起施行的《专利法》是我国历史上的第二次修订版, 与之前相比, 对于职务发明创造的判定及权利归属制度更显优越和进步, 主要体现在三个方面。

首先, 阐明了职务发明创造的定义。第一次修订的《专利法》中, 第六条第一款规定:“执行单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造, 申请专利的权利属于该单位”, 该规定只是举出了职务发明创造的含义, 但没有明确其定义。现行的《专利法》明确指出:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”, 不仅明示了何为职务发明创造, 而且将原来的“物质条件”修改为“物质技术条件”。“技术”两字的加入, 表明职务发明创造作出过程中所利用的单位的条件不仅包括物质条件, 也包括技术条件。所谓的技术条件包括物质条件, 也包括技术条件。所谓的物质条件包括资金、设备、零部件等;所谓的技术条件包括单位拥有的不对外公开的情报和技术资料, 如技术情报、技术档案或设计图纸等。相比而言, 这一修改充分考虑到并说明了发明创造中创造性构思的重要性。因此, 技术条件对于发明创造的完成来说更重要。

其次, 合同优先原则应用到职务发明创造权利归属问题上。如前所述, 现行《专利法》第六条第三款规定:“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造, 单位与发明人或者设计人订有合同, 对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的, 从其约定。”这样在职务发明归属问题上革除了简单地将“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”一律归为职务发明创造的弊病, 确立了合同优先原则。从而, 有利于调动研发人员的积极性, 使其自筹资金, 按照市场需要立项目;更有利于单位闲置资金和设备等资源的合理利用;最重要的是可以减少职务发明人或设计者同单位之间因专利申请权和专利权而引起的纠纷, 充分实现专利法鼓励发明创造的立法宗旨。

三、职务发明创造的判定及专利申请权和专利权归属制度存在的弊端

现行《专利法》对职务发明创造的判定及权利归属的规定取得较大进步的同时, 还存在以下需要改进的地方。

1、职务发明创造的范围划分及权利归属违背公平合理的原则

(1) 仅以是否“主要利用本单位的物质技术条件”作为职务发明创造的判定标准不合理

因为在职工与单位的物质技术条件之间, 职工对于完成发明创造显然处于主动地位。是职工直接完成了该项发明创造, 发明创造的人身性很强, 职工不利用本单位的物资技术条件, 只要他能获得此项物质技术条件, 他就能够完成此项发明创造。而单位的此项物质技术条件并不是在任何时候, 授予任何人都可以完成相同或类似的一项发明创造来。在我国, 由于公民个人的物质技术条件有限, 所以能利用单位的物质技术条件来完成发明创造本无可厚非, 而且应多鼓励, 只要不影响单位的正常工作或损害单位合法利益就行, 应把职工“主要利用本单位的物质技术条件”完成的, 与单位交付的任务无关的发明创造, 确认为是非职务发明, 以维护发明人的合法权益, 至于单位的设备、技术资料等物质条件的利用, 则可以借鉴别国先进经验, 给予单位优先有偿实施权。在这里, 我们强调与单位交付的任务无关, 是因为这种对单位的物资技术资料的利用, 单位并不需要承担什么样的风险。

(2) 把“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”的专利申请权及专利权全部赋予单位所有的规定不合理、不公平

把职务发明创造的专利申请权及专利权只赋予单位的法律规定表面上看是在注重维护国家、集体利益, 但事实上, 对发明人个人权益的忽略, 严重阻碍了职工发明创造积极性的发挥, 反过来又势必影响到国家、集体的长期利益。而且, 将职务发明的专利权只赋予单位, 本身就是一种不近合理的规定, 因为无论是履行本职工作, 还是执行本单位交付的其他任务 (这在一定程度上体现了单位的意志) , 但最终完成发明创造的仍是发明者个人。发明创造正是通过发明人复杂的脑力劳动完成的, 作为非自然人的法人或非法人单位是不可能进行这种脑力劳动的, 它不是也不可能是发明创造的完成者, 所以, 发明人权利理应得到尊重和保护。同时, 不可否认, 单位的资金和设备等为技术成果的获得储备了基础, 但是, 技术规范和工艺的关键性问题的解决依靠的是科技工作者的创造性劳动。换句话说, 单位的技术创新的获得关键是发明者和设计人的复杂、艰辛的创造性劳动。而这种新的技术成果一旦获得, 就会给单位带来巨大的经济效益。单位给予科技人员的低廉工资, 不过只是一般科技劳动的价格表现, 与具有创造才能的科技人员给单位所带来的巨额的相对剩余价值是不可比拟的。

2、对职务发明创造的发明人或者设计人的奖励和报酬的规定不够具体, 标准不够精细

《中华人民共和国专利法实施细则》第七十五条规定:“被授予专利权的国有企业事业单位在专利权有效期限内, 实施发明创造专利后, 每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润纳税后提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利所得利润纳税后提取不低于0.2%, 作为报酬支付发明人或者设计人;或者参照上述比例, 发给发明人或者设计人一次性报酬。”第七十六条规定:“被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的, 应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于10%作为报酬支付发明人或者设计人。”

依据以上两条规定, 可以看出, 法律做出了一定程度的规定, 但是对于发明人和设计人怎样去实现“实施细则”中所规定的各项权利却没有做具体的规定, 因此, 这里的问题是怎样制定明确具体的方法步骤来落实这些规定。而且这里还存在的问题就是, 标准不够精细, 只是笼统地规定“不低于2%”、“不低于0.2%”由于发明创造的意义有大有小, 因此应当区分对待而不是笼统规定“不低于”。另外, 作为单位技术人员的职员很难知道实施该项专利所获得的利润是多少, 或者其许可费是多少。因此, 他们的经济利益是无法得到保障的。

四、改进我国《专利法》中职务发明创造及权利归属制度的几点建议

通过以上对我国专利法中有关职务发明创造所存在的问题的探讨, 对我国专利法的改进提出以下几点建议。

第一, 应当将仅是“主要利用本单位物质技术条件所完成的发明创造”, 规定为职工个人发明, 而不是职务发明。相应地, 发明成果的专利申请权和专利权应全部归于发明人和设计者。

第二, 对于主要利用单位物质技术条件所完成的发明, 虽然归发明人个人享有专利权, 但应当赋予单位在同等条件下优先权, 如优先实施权或者独占实施权。

第三, 对于怎样保障发明人和设计人的权利, 应该制定具体的方法和步骤, 比如赋予发明人设计人以查账的权利以便于确定其所应得的报酬, 或者设立国家或者民间专门的专利评估机构, 来评估专利的价值从而确定发明人所受补偿的具体额度。

第四, 应该将“补偿”的标准细化, 而不应当只是笼统地规定不低于多少, 因为不同的发明有不同的价值和意义, 发明人和设计人应当享受不同的补偿比例。

参考文献

[1]中华人民共和国专利法[M].中国法制出版社, 2010.

[2]中华人民共和国专利法实施细则[S].2010.

[3]张永华:新修订的《专利法》对职务发明创造的规定作了哪些修改[J].电子知识产权, 2001 (3) .

[4]朱姣林:职务发明成果归属探析[J].科技管理研究, 2004 (3) .